「注册证不等于弹药」:§ 1116(d)(1)(B) 的三道门槛决定你能不能主张 200 万美元——中资权利人 Schedule A 立案前的权利体检

最新动态:冻结令收紧之后,筹码回到了注册证上

2026 年 4 月 4 日,伊利诺伊北区 Gettleman 法官签署了一份适用于全部 Schedule A 案件的常规令。起诉后两周内,原告须提交一份不超过十页的备忘录,说明各被告依 Fed. R. Civ. P. 20 合并的依据,并就每一名被告分别论证法院享有属人管辖权;被告位于境外的,在提出缺席判决动议之前还须另交一份不超过五页的备忘录,载明各被告地址是否已知,地址不明的,说明为查找地址实际做过哪些工作。该常规令直接援引第七巡回法院 Liu v. Monthly(No. 25-2074,2026 WL 880018,2026 年 3 月 31 日)。

与之呼应的是同一法院 Kness 法官在 Eicher Motors 案中的处理。法院拒绝签发单方 TRO 与判决前资产冻结,认为 Schedule A 起诉状惯用的格式化陈述达不到 Rule 65(b) 所要求的「具体事实」;而原告既然只打算主张法定赔偿、并未提出真正的衡平返还请求,冻结资产以担保未来的金钱赔偿就与 Grupo Mexicano de Desarrollo v. Alliance Bond Fund, 527 U.S. 308 (1999) 相冲突。

这两份文件指向同一个后果。过去十年,Schedule A 的谈判筹码有很大一部分来自冻结本身:账户被冻,卖家为解冻而付款,权利基础扛不扛得住审查,很少有机会被真正检验。冻结不再是常规救济之后,权利人手里剩下的筹码只有一样,就是被告实际面对的赔偿风险敞口。这个敞口能有多大,在起诉之前就已经由那张注册证决定了。

法律框架:§ 1117(c) 的门开在 § 1116(d) 里

15 U.S.C. § 1117(c) 允许原告在终审判决作出前的任何时候,放弃举证实际损失,改为选择法定赔偿:每一个假冒商标、每一类商品或服务,1,000 至 200,000 美元;法院认定为故意的,上限提高到 2,000,000 美元。中资权利人在诉状里看到的那些七位数数字,全部来自这一条。

但 § 1117(c) 只适用于「涉及使用假冒商标」的案件,而「假冒商标」(counterfeit mark)不是一个可以宽松理解的形容词,它在 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B) 里有法定定义,并与 § 1127 对 counterfeit 的界定衔接。拆开来看,原告必须同时满足三项条件:涉案商标已在美国专利商标局主注册簿(Principal Register)注册;该注册所覆盖的商品或服务,正是被告销售、许诺销售或分销的那些商品或服务;且该商标处于使用中。此外,被告所用标识须与注册商标相同,或者「实质上无从区分」(substantially indistinguishable)。

任何一项不成立,法定赔偿这条路就关上了。案件并不因此败诉,但救济退回到 § 1117(a):原告需要证明被告的实际销售额,被告则就成本与扣减项承担举证责任。问题在于,缺席的境外卖家不会来主张扣减,也不会交出销售数据,而原告仍须先把销售额证到位。这就是为什么第七巡回法院在 Shenzhen Huajie 案中会把 200 万美元的请求判成 1,000 美元:赔偿数额从来不随缺席自动到手。

核心法律分析:三道门槛各自会在哪里断

主注册簿。补充注册簿(Supplemental Register)上的注册不满足 § 1116(d)(1)(B)(i)。中资品牌方在美申请时,遇到描述性驳回后接受审查员建议改走补充注册簿的情形并不少见,当时的考虑是先拿到注册号,代价则在若干年后维权时才显现:没有假冒商标认定,就没有 § 1117(c),也没有 § 1116(d) 项下的单方扣押令。补救途径是在满足五年使用或已取得第二含义证据后,另行提交主注册簿申请,而不是拿着补充注册证起诉。

注册商品与被诉商品要对得上。条文写的是 for such goods or services sold, offered for sale, or distributed。第 25 类服装上的注册,撑不起对第 18 类箱包上同一标识的假冒指控。实务中被忽略最多的是产品线扩张:品牌方五年前只在一个类别上注册,如今主力产品早已换代,被诉链接卖的正是新品类。此时应先核对注册覆盖范围,必要时补充申请并等待注册,再决定起诉时点与被告名单。

使用中。依 § 1051(b) 意图使用申请取得注册但商业使用记录单薄的,或者第 8 条使用宣誓、第 9 条续展逾期的,都会在这一环出问题。更要紧的是,被告一旦聘请美国律师应诉,未使用往往同时成为撤销注册的反诉理由,权利人可能连注册本身都保不住。起诉前应当把近期销售发票、平台后台流水、包装与标签照片按类别整理成册,标注取得日期。

「实质上无从区分」不等于「容易混淆」。混淆可能性是侵权成立的标准,而假冒是一个更窄的概念。改了一个字母的近似标识、加了前缀的变体、只是风格接近的图形,通常构成侵权但不构成假冒。诉状把两者混为一谈,在法官逐案审查的当下会被直接看穿。可行的做法是分层起诉:对完全照搬标识的卖家主张假冒并选择 § 1117(c),对近似标识的卖家另案主张 § 1114 / § 1125(a) 并按 § 1117(a) 计算,不要塞进同一个 Schedule A。

版权与外观设计:另外两套时限

版权路径的第一道关是 17 U.S.C. § 411(a),Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC, 586 U.S. 296 (2019) 已明确须待注册完成而非提交申请方可起诉。第二道关是 § 412:侵权行为开始于注册生效日之前的,不得判予法定赔偿与律师费,除非作品在首次发表后三个月内完成注册。中资卖家的产品图案、包装设计、说明书插图,往往早已在国内平台首次发表,等到发现美国侵权再补登记,§ 504(c) 项下每件作品最高 150,000 美元的故意侵权赔偿已经无从主张。三个月这条线,是所有权利体检项目中唯一无法事后补救的一项。

外观设计专利没有登记时限问题,35 U.S.C. § 289 允许权利人取得侵权人的全部利润,且不低于 250 美元。代价是它没有法定赔偿:全部利润需要靠证据算出来,实际操作中依赖向平台调取的结算数据。另需注意 35 U.S.C. § 299 对专利案件合并的限制比 Rule 20 更严,仅以各被告侵犯同一项专利为由合并是明确不够的。

对中资权利人的立案与执行要点

其一,先做权利体检,再谈被告名单。逐件核对注册簿归属、注册商品与被诉商品的对应关系、第 8 条与第 9 条状态、版权登记生效日与首次发表日之差、外观设计专利的有效期与年费。体检结论应当落到一句话:本案能否选择 § 1117(c)。答案是否定的,起诉方案要整体重做。

其二,按救济路径给被告分组。标识完全照搬的一组,近似标识的另一组,只侵犯外观设计的再一组。分组之外还要叠加 Rule 20 与 § 299 的合并适当性判断,以及 Liu v. Monthly 所要求的每被告已完成销售证据。一个二十人规模、每人证据齐备的名单,价值高于二百人规模、靠格式化陈述堆起来的名单。

其三,把「实质上无从区分」做成可视化证据。注册商标图样与被诉商品实物照片的逐项对照表,标注字体、字距、配色、标签位置的一致之处。试买所得实物应拍照留存并保留完整包装,这既是假冒认定的基础,也是日后 prove-up 阶段的核心材料。

其四,销售数据的取得要提前规划。无论走 § 1117(a) 还是 § 289,都需要平台侧的结算与销量记录。应在诉讼节奏中预留向 Amazon、eBay、Temu、Walmart 及 PayPal、Payoneer 等支付机构申请传票的时间窗口,不要等到提出缺席判决动议时才发现数据缺口。

其五,起诉状按对抗程序的标准来写。Gettleman 常规令两周内就要交合并与管辖备忘录,这份文件的内容其实应当在起诉之日已经成型。海牙送达的地址查询工作同样要留下书面记录,以备日后应对 Rule 60(b)(4) 的无效之诉。

格知律所如何协助

本所在启动任何 Schedule A 方案之前,先为客户出具一份权利体检报告,逐件核查美国商标注册的注册簿归属、商品覆盖范围与第 8 条、第 9 条维持状态,核算版权登记生效日与首次发表日的间隔以判断 § 412 适格性,并复核外观设计专利的权利要求与有效性,最终给出本案能否主张 § 1117(c) 法定赔偿的明确结论。体检发现权利基础不足的,我们同步安排主注册簿补充申请、商品项目扩展申请或版权补登记,并据此调整起诉时点。方案确定后,本所负责试买与证据固定流程设计、被告主体穿透调查与分组、起诉状与密封动议起草、逐被告属人管辖与 Rule 20 论证、海牙送达与替代送达安排、平台下架与传票取证协调,直至批量和解定价、缺席判决赔偿举证与资金回收。

结语

Schedule A 仍然是中资品牌方在美清理侵权链接最有效率的工具,只是它的效率来源已经改变。冻结令收紧之后,案件价值不再由起诉的规模决定,而是由权利本身能撑起多大的赔偿风险决定。这项判断的时点在立案之前,甚至在注册之时。把注册环节做扎实的品牌方,几年之后会在维权阶段拿到完全不同的报价单。

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