违约却"无门可诉":CAFC Hafeman v. Google案判Sotera承诺违反不可上诉——中企"IPR+承诺"专利攻防的"单向门"规则
承诺被法院认定违反,违约方却毫发无损,受害方连上诉的大门都被堵死——这不是假设,而是联邦巡回上诉法院刚刚盖章的现实。2026年6月5日,联邦巡回上诉法院(CAFC)在 Hafeman v. Google LLC(Nos. 2024-1600 至 2024-1605)中作出先例性判决:即使地区法院已认定 LG 违反了其为换取 IPR 立案而作出的 Sotera 承诺,专利审判与上诉委员会(PTAB)拒绝因此终止六件 IPR 程序的决定,依据 35 U.S.C. § 314(d) 属于"最终且不可上诉"事项,法院无权审查。这一判决为正在或即将运用"IPR + Sotera 承诺"组合策略的中国企业,标定了一条至关重要的规则边界:Sotera 承诺只在地区法院"有牙齿",在 PTAB 一侧违约几乎没有程序性后果。
案件背景:从西德州诉讼到六件IPR
发明人 Carolyn Hafeman 拥有三件同族专利——美国专利第 10,325,122 号、第 10,789,393 号和第 9,892,287 号,涉及失窃电脑找回技术:电脑开机时在锁屏之前或与锁屏同时自动显示归还信息,且所有人可通过远程通信"无需电脑使用者协助"(without assistance by a user)地发起或更改该信息。
2021年7月,Hafeman 在德克萨斯西区联邦地区法院起诉 LG 电子,指控预装 Google 和微软 "Find My Device"(查找我的设备)功能的 LG 手机、平板和笔记本侵犯上述专利。2022年7月,Google 和微软针对三件专利共提起六件 IPR 无效请求(IPR2022-01188 至 IPR2022-01193),并将 LG 列为利益相关真实当事方(real party in interest):每件专利两份请求书,一份攻击优先权日,一份假定最早优先权日成立、改用 AIA 前的现有技术。
Sotera承诺:换取立案的"诚信筹码"
Hafeman 援引时任 USPTO 局长 Vidal 的酌定驳回指引(2022年6月发布,已于2025年2月28日废止),主张平行的地区法院诉论已投入大量资源、开庭在即,PTAB 应酌情拒绝立案。关键时刻,LG 在地区法院递交了 Sotera 承诺(源自 Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp., IPR2020-01019):若 IPR 立案,LG 在地区法院将不再主张 Google 或微软在 IPR 中"已提出或合理可能提出"的任何无效理由。正是凭借这份消除重复审理疑虑的承诺,PTAB 于2023年1月对全部六件 IPR 立案。
然而立案之后,地区法院认定 LG 通过继续推进优先权日抗辩违反了 Sotera 承诺。Hafeman 据此要求 PTAB 撤销立案决定、终止 IPR。PTAB 拒绝,并表示违约问题应由地区法院处理。2024年1月23日,PTAB 作出最终书面决定(FWD),未再回应 Sotera 相关主张,认定三件专利的全部被挑战权利要求基于 Jenne(US 2003/0122864 A1)与 Cohen(EP 687968 A2)的组合不具备非显而易见性,全部无效。
CAFC裁决:§ 314(d)的"不可上诉"高墙
由 Dyk、Hughes、Stoll 三位法官组成的合议庭(Hughes 法官主笔)部分驳回、部分维持。
关于 Sotera 违约,Hafeman 辩称她挑战的不是立案决定本身,而是"立案之后程序如何推进"以及 FWD 未解释为何不终止程序,属于可审查的 APA 问题。CAFC 认为这是"没有实质区别的区分":依据最高法院 Cuozzo v. Lee 和 Thryv v. Click-To-Call 确立的规则,§ 314(d) 的审查禁令不仅覆盖对立案决定的直接挑战,也延伸到与立案"密切相关"的事项。由于 Sotera 承诺正是 PTAB 决定立案的考量基础,Hafeman 要求"因违约而终止 IPR"的救济,本质上仍是"试图推翻立案"(attempts to dislodge institution)。法院援引 2026 年的 Federal Express Corp. v. Qualcomm Inc.(174 F.4th 910)和 2025 年的 Ethanol Boosting Systems v. Ford(162 F.4th 1151),确认无论当事人如何包装——挑战 FWD 的充分性、挑战"程序行为"、挑战"暂缓裁决"——只要矛头实质指向立案,一律不可审查,遂驳回该部分上诉。
关于实体问题,CAFC 维持了 PTAB 对"无需使用者协助"限定的理解:"without assistance by a user" 修饰的是"发起或更改归还信息"这一动作,并不延及权利要求未记载的"建立网络连接"步骤——说明书甚至以 McAfee 杀毒软件联网自动更新作类比,本身就预设了用户可能主动联网。Jenne 公开的"开机等待期间显示并经互联网远程更新商业信息"因此落入该限定。法院同时维持了 PTAB 对二次考量因素(媒体赞誉、商业成功、抄袭)因缺乏与权利要求的关联性(nexus)而不予采信的认定——其中 Hafeman 关于"PTAB 未作解释"的主张被法院直言"近乎轻率"(borderline frivolous)。
对中国企业的启示
1. 作为被告/无效请求人:Sotera 承诺的违约风险被锁定在地区法院。中国企业在美遭遇专利诉讼后提起 IPR,递交 Sotera 承诺仍是对冲酌定驳回的有效筹码。本案确认:即使日后被认定违约,PTAB 既不会终止 IPR,其拒绝终止也不可上诉——违约的代价仅体现为地区法院内的禁反言、排除证据或制裁,而非丧失 IPR 这一无效利器。
2. "供应商请愿 + 客户承诺"的分工结构获得背书。本案中实际请愿人是 Google 和微软,作出承诺的是被告 LG。中国零部件、模组企业可与下游客户复制这一结构,但务必在请愿书中准确列明全部利益相关真实当事方——2026年 Federal Express v. Qualcomm 案同样确认,RPI 列名瑕疵的争议也被 § 314(d) 挡在上诉门外。
3. 作为专利权人:不要把程序性救济押在 PTAB 和 CAFC 身上。若对方违反 Sotera 承诺,唯一现实的战场是地区法院——及时申请认定违约、主张禁反言、排除重复抗辩或申请制裁。指望 PTAB 终止程序、再借上诉翻盘,这条路已被本案正式封死。
4. 权利要求撰写与无效分析中,限定语的"修饰范围"是胜负手。"without assistance by a user" 究竟修饰哪个动作,直接决定现有技术是否落入。中国企业在美申请专利时应避免含义漂移的功能性短语;分析无效路径时,则应主动寻找此类限定语的解释空间。
5. 二次考量证据必须扣住权利要求本身。媒体报道、销售数据若指向未要求保护的功能(本案中是产品的语音警报),将因缺乏 nexus 被整体排除。证据组织应逐项对应权利要求技术特征,并论证共延性(coextensiveness)。
结语
Vidal 局长的酌定驳回指引已于2025年2月废止,PTAB 酌定驳回的格局仍在演变,但 Hafeman 案确立的规则不会随政策摇摆:Sotera 承诺是"单向门"——它能帮请愿人推开 IPR 立案之门,但门一旦打开,专利权人就再也无法借违约把门关上。对深度参与美国专利攻防的中国企业而言,理解这扇门的开合机制,比记住任何一条指引都更重要。格知律所将持续跟踪 PTAB 酌定驳回政策及 § 314(d) 判例的最新动向。
本文基于联邦巡回上诉法院2026年6月5日公开判决(案号 2024-1600 等,先例性意见)撰写,仅供参考,不构成法律意见。如需个案咨询,请联系格知律师事务所。