设计专利版 Schedule A 的「冻结—§ 289 全部利润」链条:Kelly v. Fashion Nova(2026年1月20日)后,中资权利人如何把冻结令与利润举证做扎实
设计专利型批量维权的全部威慑力,建立在一个上诉法院尚未确认的假设之上:35 U.S.C. § 289 的「全部利润」返还属于衡平救济,因而判决前的资产冻结正当。2026 年 1 月 20 日,加州中区联邦法院在 Kelly v. Fashion Nova, LLC(No. CV23-02360 JAK (RAOx))中认定 § 289 项下的全部利润返还属衡平救济、由法官而非陪审团裁断。这加固了上述假设,但也再次提醒原告方:这条链条上有一处至今没有钉牢的接缝。对持有美国外观设计专利、正在通过 Schedule A(部分案件称 Annex A)结构对侵权卖家批量维权的中国品牌方而言,这一「程序性」分歧决定的是——你申请的冻结令能不能撑到判决,以及你拿到的赔偿数额能不能站得住。
最新动态:设计专利路径与商标路径的赔偿机制并不相同
近年 NDIL 等主战场的批量维权案件中,设计专利案由占比持续上升。原因直接:原告不必证明商标混淆,只需以外观设计专利图为基准,主张被诉产品在「普通观察者」眼中与专利设计实质相同——这是 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)(全席判决)确立的标准。杯盖、手机壳、宠物用品、健身配件、灯具、收纳件这类品类,正是中国品牌方设计专利布局最密集、被仿最快的领域。
但两条路径的赔偿机制截然不同,权利人在立案前就必须选定。商标路径依 15 U.S.C. § 1117(c),原告可以直接选择法定赔偿,每类假冒商标 1,000 至 200,000 美元,故意侵权最高 2,000,000 美元,无需证明被告获利。设计专利路径没有法定赔偿。35 U.S.C. § 289 规定侵权人「应就其全部利润承担责任,但不低于 250 美元」。也就是说,全部利润的举证责任在原告身上。
实践中形成的捷径是:在被告缺席、账簿不可得的情形下,法院往往把被冻结账户里的余额直接当作「全部利润」的证据。这解释了为什么此类案件的个别赔偿额从 250 美元到两万余美元不等——数字更多来自平台冻结了多少,而非来自侵权规模。原告方需要清楚:这条捷径只在被告不出庭时有效。一旦被告聘请美国律师出庭并提交采购发票、物流费、平台佣金与广告支出,「冻结余额即全部利润」的推定会迅速崩塌,而原告届时可能既无销售数据也无专家意见。把冻结余额当作赔偿基数,是一种对缺席率的赌注,不是一套可辩护的损害赔偿理论。
法律框架:§ 289 的救济性质与 Grupo Mexicano 规则
联邦巡回上诉法院(CAFC)至今未正面裁断 § 289 全部利润是法律救济还是衡平救济。在 Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019) 中,CAFC 明确称其为「重要问题」,却在撤销下级侵权认定后回避了回答。在 Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc. v. Renesas Electronics America, Inc., 895 F.3d 1304 (Fed. Cir. 2018) 中,CAFC 指出「就专利侵权而言,利润返还在历史上并非普通法上的救济」——这句话被各地区法院朝相反方向引用。
地区法院的分歧因此持续加深。认定为衡平救济(法官裁断、无陪审团权):Red Carpet Studios v. Midwest Trading Group, Inc., 2021 WL 1172218 (S.D. Ohio Mar. 29, 2021);Shure Inc. v. ClearOne, Inc., 2021 WL 4991083 (D. Del. Oct. 27, 2021);以及最新的 Kelly v. Fashion Nova(C.D. Cal. 2026 年 1 月 20 日)。认定可交陪审团:Kitsch LLC v. Deejayzoo, LLC, 2023 WL 4291445 (C.D. Cal. May 8, 2023)。
Kelly 法院将 Kitsch 区分开来,理由是后者同时存在部分「法律损害赔偿」请求(如合理许可费或所失利润),因而触发第七修正案的陪审团审判权。这条区分线对原告的诉状起草有直接后果:单独主张 § 289 全部利润的,倾向被认定为衡平;与 § 284 项下合理许可费或所失利润混同主张的,倾向被交陪审团。
为什么这关系到冻结令?关键在 Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. v. Alliance Bond Fund, Inc., 527 U.S. 308 (1999):当原告仅主张普通法上的金钱赔偿时,联邦法院无权在判决前发出资产冻结令。冻结属衡平权力,只能服务于衡平请求。把这条规则套进设计专利案件,链条就很清楚——若 § 289 全部利润被认定为法律救济(Kitsch 路线),则判决前冻结与 Grupo Mexicano 直接抵触,被告的解冻动议具备实质胜算;若被认定为衡平救济(Kelly、Red Carpet、Shure 路线),冻结才能作为「保全衡平返还标的」而正当化。
核心法律分析:原告方最容易被击穿的四个环节
第一,「制品(article of manufacture)」的界定。最高法院在 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 580 U.S. 53 (2016) 中裁定,§ 289 所称的「制品」既可指出售给消费者的成品,也可指其中的某个部件。这对原告是双刃剑:若被诉设计仅体现在整机的一个部件上,被告可主张全部利润的计算基数应限于该部件而非整机售价。原告应在诉状与损害赔偿理论中预先说明为何相关制品即为被告实际出售的商品,并保留支撑该主张的证据。
第二,有效性风险已实质上升。CAFC 在 LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024)(全席判决)中推翻了长期适用的 Rosen/Durling 框架,使外观设计专利的显而易见性审查回归 Graham 式的灵活标准。结果是在先设计的组合更容易被用来挑战有效性。原告在立案前应自行完成在先设计检索(按洛迦诺分类与 CPC D-class),并评估功能性与新颖性风险——缺席判决可以掩盖这些问题,出庭应诉的被告不会。
第三,一个常被忽略的在先技术陷阱。同一类制品上后续获得授权的外观设计专利,如果其审查记录中把权利人自己的专利列为在先技术引证,被告即可据此论证两项设计已被审查员视为可区分,从而削弱原告在初步禁令阶段的胜诉可能性(likelihood of success)。值得强调的是,即使该在后专利由第三方持有、被诉卖家仅是被许可人,这一论证依然成立。因此权利人在起诉前应检索自身专利被引证的后续设计专利,并准备好区分说明,避免在冻结令听审中被临时打乱。
第四,属人管辖的举证已经收紧。第七巡回上诉法院于 2026 年 3 月 31 日在 Yinnv Liu v. Monthly 中撤销了一份缺席判决,认定仅凭结算页面截图显示商品「可以」发往伊利诺伊,在缺乏该州实际发生销售证据的情况下,不足以确立属人管辖。对原告的含义是:格式化的属人管辖宣誓书不再可用,也不应使用。正确做法是逐名被告完成收货地在受案辖区的实际试购,保留订单确认、付款凭证、物流面单与到货照片,并在诉状中作个别化陈述。
审判地(venue)问题需与属人管辖区分。专利案件的审判地受 28 U.S.C. § 1400(b) 与 TC Heartland(2017)约束;但对非美国居民被告,28 U.S.C. § 1391(c)(3) 的外国人条款使其可在任何地区被诉。因此对境外卖家而言审判地一般不成问题,真正的战场是属人管辖;若某名被告实际为美国实体,则须另行核查 § 1400(b) 的满足情况。
关于合并起诉:专利案件有专门的法定限制
必须提示一条与商标案件不同的硬规则:35 U.S.C. § 299(b) 明确规定,不得仅以各被告分别侵犯同一专利为由将其合并为共同被告或合并审理。这使设计专利案件的批量合并在法律上比商标案件困难得多,Fed. R. Civ. P. 20(a)(2) 的「同一交易或事件」要求在此被专门加码。
对权利人的现实建议是:不要为节省立案费而把互不相关的卖家装进一份诉状。可行的做法是按真实关联度分组——同一供货源、同一模具、同一店铺群、同一履约主体、同一 listing 模板与图片来源——并在诉状中就关联性举证;对无法证明关联的被告,分别立案。本所不协助不当的 Rule 20 合并,也不协助以法官挑选、或「大范围起诉—撤诉—再起诉」的方式规避不利裁判或分案裁定。这些做法在近年已引来法院的系统性审查,其代价通常由权利人自己承担。
对中资权利人的立案与执行要点
在进入具体动作之前,先做一次分层:对绝大多数低销量、单店铺的仿冒卖家,平台侵权投诉与下架流程仍是成本最低、见效最快的手段,且不产生送达与管辖风险。诉讼资源应集中投放于三类目标——销量与冻结余额足以支撑回收成本的卖家、屡次换店重开的惯犯,以及可追溯到同一供货源或同一模具的集群。把品类内所有卖家一次性拉进诉讼,通常只会摊薄举证质量并放大分案与制裁风险。维权的目标是可执行的回收与可持续的威慑,而不是被告数量。在此前提下,以下五项动作按顺序推进。
一、在起诉前决定救济结构,并让诉状与之一致。若维权目标是判决前冻结资金,则应将请求集中于 § 289 全部利润返还这一衡平性质的请求,并在动议中系统论证其衡平属性、援引 Kelly、Red Carpet、Shure,同时说明 Grupo Mexicano 为何不构成障碍。若同时主张 § 284 项下合理许可费或所失利润,须清楚认识这可能触发陪审团权并为对方的解冻动议提供支点——这是一个需要主动权衡、而非默认套用模板的选择。
二、把损害赔偿建立在销售数据上,不要依赖冻结余额。在临时救济阶段即向平台申请第三方证据调取或快速证据调查令,取得被告的销量、单价、GMV 与结算记录;结合试购发票与公开定价,构建可核验的利润模型。冻结余额可以作为保全上限的参考,但不应作为唯一的赔偿基数。这项投入的回报是判决在被告出庭或事后攻击时仍然站得住。
这套数据还有第二个用途:和解定价。有了按 SKU 与按被告的销量与毛利估算,权利人才能给出有依据的分档报价,并在被告提出成本抗辩时逐项回应,而不是凭冻结数额开一个整数。实践中被告最有效的还价理由恰恰是采购发票、头程物流费、平台佣金、广告支出与退货率——原告若事先没有自己的模型,谈判就只能被对方的数字牵着走。反之,一份可核验的利润模型往往让案件在动议阶段之前就以接近合理数额结案,这对回收效率的提升远大于多起诉几名被告。
三、按被告个别化地建立管辖与冻结记录。每名被告一份档案:受案辖区内的实际试购证据、店铺主体信息、平台披露的实体地址与联系方式、涉案 listing 的存档快照与时间戳。冻结范围的申请也应按被告分别说明依据与数额,避免一刀切的全额限制——个别化的申请更容易获批,也更难被推翻。
同时把保证金当作方案设计的一部分,而不是事后被动应对。Fed. R. Civ. P. 65(c) 要求申请人提供法院认为适当的担保,而批量案件中被告方的标准动作之一,就是主张保证金数额与被冻结金额严重不成比例并申请增额;一旦法院同意大幅增额,权利人可能被迫在追加担保与放弃冻结之间二选一。建议在首次申请时即主动提出与冻结规模相称的保证金方案与理由,并说明冻结的时间边界与解除条件。一个自我设限、边界清楚的申请更容易获批,也更难在后续听审中被整体推翻。对销售规模很小的被告,还应现实评估冻结与诉讼成本是否已高于可回收金额。
四、送达按有效路径规划,不要用可撤销的判决换时间。对中国大陆被告,凡地址可查即通过《海牙送达公约》第 5 条经中国司法部(中央机关)转递,并按其周期倒排日程;Rule 4(m) 的 90 日期限不适用于依 Rule 4(f) 在外国的送达。同时评估是否存在可在美国境内完成送达的关联主体。电子邮件可用于提供 Rule 65 意义上的通知(从而支持将 TRO 转为经通知作出的初步禁令),但不能替代 Rule 4 项下的送达。
五、在申请缺席判决前先加固记录,在执行阶段为撤销风险留缓冲。请求法院就送达、属人管辖与全部利润计算基数作出明示认定(findings);对无法完成上述举证的被告,主动撤回或分案,而不是混装进同一份动议。资金分配时评估是否保留部分款项或安排托管,以应对判决被事后撤销的返还请求。
格知律所如何协助
格知律师事务所为持有美国外观设计专利的中国品牌方提供:诉前专利体检——依 LKQ 后的显而易见性标准与功能性、新颖性要点评估可执行性,并检索引证本方专利的在后设计专利以预备区分说明;救济结构设计——就 § 289 与 § 284 的组合、陪审团权与 Grupo Mexicano 风险出具方案,起草支撑判决前冻结的衡平性质论证;侵权与利润举证——依 Egyptian Goddess 普通观察者标准的侵权分析,结合平台数据调取与试购取证构建可核验的全部利润模型;个别化管辖与被告调查——受案辖区实际试购、INFORM Act 项下平台披露调取、工商登记核验与美国境内关联主体排查;送达执行——海牙中央机关请求的准备、提交与进展报告;临时救济与执行——TRO 与初步禁令申请、保证金方案、按被告分列的冻结范围、和解定价与判决执行。本所不承接依赖法官挑选、批量撤诉后重新起诉、不当合并或格式化管辖宣誓书的工作。
结语
设计专利批量维权对中国品牌方是一件真实有效的工具:它不要求证明商标混淆,权利基础清晰,且 § 289 的全部利润返还在数额上往往超过一般专利损害赔偿。但它的执行力目前依托于两个尚未终局确认的支点——§ 289 的衡平定性,以及冻结余额可充当利润证据的实践默契。Kelly v. Fashion Nova 加固了前者,Kitsch 留下了裂缝,CAFC 从 2018 年的 TAOS 到 2019 年的 Columbia Sportswear 一直在回避正面回答。
在 CAFC 给出定论之前,权利人能做的不是赌对方缺席,而是把每一名被告的管辖、送达、侵权与利润这四项举证做到即使对方出庭也成立。这样的案件数量会少一些、单案成本会高一些,但它产生的判决可以真正收回钱、并且留得住。
本文为一般性法律信息,不构成法律意见,亦不涉及本所任何在办案件。具体案件请咨询执业律师。