「后发的那件专利,替被告说了话」:联邦巡回 Shenzhen Jisu 诉 Annex A(Nos. 2025-1617、2025-1763,2026年7月22日)维持解散初步禁令——外观设计专利 Schedule A 的三重比对、§ 299 合并禁令与 § 289 全部利润

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2026 年 7 月 22 日,联邦巡回上诉法院在 Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd. v. The Entities and Individuals Identified in Annex A(Nos. 2025-1617、2025-1763)作出非先例判决,维持伊利诺伊州北区 Alonso 法官解散初步禁令、并拒绝对新增被告签发临时限制令的决定(地区法院案号 1:24-cv-02948)。原告持有折叠扇外观设计专利 D886,982,2024 年 4 月依 Schedule A 模式起诉一批亚马逊与 Temu 店铺,单方 TRO 一度获准。

转折出现在初步禁令答辩结束之后:专利商标局向第三人授予了另一件折叠扇外观设计专利 D1,046,104,而该专利的对比文件清单里,正列着原告的 '982 专利。被告据此反推——外观设计的新颖性判断与侵权判断适用同一检验标准,审查员既然在见过 '982 的情况下仍授予 '104,就意味着两项设计在普通观察者眼中并不实质相同;被告产品既然落在 '104 的保护范围内,也就不落在 '982 之内。地区法院采纳了这一推论,于 2025 年 2 月 28 日解散已经签发的初步禁令,联邦巡回维持。

法律框架:外观设计专利 Schedule A 的三处分岔

以外观设计专利为权利基础的 Schedule A,与以商标为权利基础的 Schedule A,在三个环节适用不同规则。实务中把两者混为一谈的情形并不少见,而分岔恰好落在最要紧的三个节点上。

其一,合并被告的依据不是 Rule 20,而是 35 U.S.C. § 299。§ 299(a) 要求请求权须就「同一涉案产品或方法」的同一交易、事件或系列交易、事件提出,且各被告之间存在共同的事实争议点;§ 299(b) 更写得直白:不得仅以各被告各自侵害了涉案专利为由,将其合并于一案。Rule 20 尚可借「事件」一词作扩张解释,§ 299 以明文排除了这一可能。

其二,初步禁令阶段的胜诉可能性论证,须按 ABC Corp. I v. Partnerships & Unincorporated Associations Identified on Schedule "A",52 F.4th 934, 942–43(Fed. Cir. 2022)逐名被告、逐款产品进行「涉案产品—涉案专利—现有设计」三方比对,而非把涉案产品与专利图并列了事。

其三,赔偿路径不同。外观设计专利没有 15 U.S.C. § 1117(c) 那样可以不举证实际损失、按件封顶 200 万美元的法定赔偿。权利人可依 35 U.S.C. § 289 请求被告就涉案产品取得的全部利润,或依 § 284 请求不低于合理许可费的损害赔偿,但两条路都要举证。

核心法律分析:三重比对不能省,后发专利足以打穿两方比对

Stoll 法官的异议意见值得权利人逐句读。她同意判决的其余部分,唯独不接受 II.B:地区法院并未做三重比对,只是用了一条捷径,即因为被告主张其产品实施的是另一件推定有效的后发专利,便认定原告未能证明侵权可能性。她引 ABC Corp. I 与 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.,543 F.3d 665, 677–78(Fed. Cir. 2008)(en banc),指出这套框架「必须在每一个案件中适用」,不得以司法效率为由省略。

多数意见并未否定三重比对,而是认为地区法院的处理落在裁量范围内。Hughes 法官特别写明:若将地区法院的说理理解为「主张外观设计侵权必须一并证明后发专利无效」,这样一条规则「并不妥当,在本院判例中也找不到依据」。他同时确认,依 International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.,589 F.3d 1233, 1239(Fed. Cir. 2009),外观设计的预见性检验与侵权检验确属同一标准;后发专利既已授权,35 U.S.C. § 282(a) 的有效推定之内就包含其设计具备新颖性这一层含义。

这两段话合起来,给权利人的操作结论相当具体:后发专利的存在不是侵权不成立的认定,却足以在 PI 阶段击溃一份只做了两方比对的动议。被告一旦应诉,原告立案时省下的比对工作会在此处加倍还回来。

被告名单的上限:§ 299 与 Bose「蜂群」理论的边界

Durkin 法官在 Zhaoshi Tang v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule A(No. 23 C 4587,2024 年 1 月 4 日)中的裁定,至今是这一问题上最清楚的一份说理。该案原告持有熨衣板挂架外观设计专利 D927,221,起诉 19 名被告;两名应诉被告以 § 299 misjoinder 抗辩,法院准许,将案件对其不带偏见地驳回。

原告主张各被告店铺使用相同的产品图片与文案、定价相近、支付与结算方式一致、公司均位于中国且雇员规模相仿。法院逐项否定:图片与文案大多是对商品功能的描述性表达(挂熨斗的图、「ironing board hanger」的措辞),价格区间差异明显;支付与结算方式相同,只反映他们都在亚马逊开店这一事实,并非侵权网络的证据。按 In re EMC Corp.,677 F.3d 1351, 1359(Fed. Cir. 2012)的表述,这些属于「偶然相同」的事实,不足以构成合并所需的逻辑关联。

更值得留意的是 Durkin 法官对自己此前 Bose Corp. v. Partnerships,334 F.R.D. 511(N.D. Ill. 2020)判决的区分。Bose 案准许在商标案中合并大量假冒者,理由是 Rule 20 的「事件」一词足以容纳没有明示协作的「蜂群」式攻击,权利人真正要躲的是蜂群本身,而不是其中某一次假冒行为。他认为外观设计案的结构不同:Zhaoshi Tang 案里是多个销售同类商品的独立竞争者各自涉嫌侵害一件外观设计专利,更接近 AF Holdings, LLC v. Does 1-1058,752 F.3d 990, 998(D.C. Cir. 2014)所说的、先后落座同一张牌桌的赌客,而不是 Bose 案的打地鼠。法院另外指出,Bose 案的判断本就以「无人应诉、分案不影响审理方式」为前提;一旦有被告出庭并把自己与其余名单区分开来,分案就是应有之义。

回收端:§ 289 全部利润怎么证

前端收紧,不等于后端无解。伊利诺伊州北区 Holleb Hotaling 治安法官在 GZ Long Ya Trading Co., Ltd. v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule A 中,就拼图桌外观设计专利 D986,339 对最后一名应诉被告 Tonchean 作出简易判决并签发永久禁令。这份裁定把一场打到底的外观设计 Schedule A 需要哪些要素,摆得相当清楚。

权属链条经得起查。被告质疑原告名称与专利著录信息对不上,法院认定 GZ 是广州的通用缩写,并依发明人的宣誓声明确认转让关系成立,原告作为唯一受让人具备原告适格。

功能性抗辩未获采纳。法院认定设计中含有功能性要素本身不导致外观设计专利无效,桌面形状、抽屉的对称布置与侧置位置、桌腿造型以及连接杆的位置,均属受保护的装饰性特征。

侵权成立有两条彼此独立的理由。其一,被告的开示回复迟延三个月以上,相关事实依程序视为自认;被告虽对原告依 Local Rule 56.1 提交的无争议事实陈述作了回应,却未援引任何具体证据材料加以反驳,全部有证据支持的事实因此被视为承认。其二,即使撇开自认,按普通观察者检验并列比对,涉案 Wayfair 拼图桌与 '339 专利的设计仍属实质相同。

对中资权利人的立案与执行要点

其一,立案前完成「后发专利扫描」。检索自己的外观设计专利被列为对比文件的后续授权,逐件核对被告产品是否可能主张实施某件后发专利。Shenzhen Jisu 案的时间线说明,这项检索放在申请 TRO 之前做,和等被告在答辩里举出来,结果完全不同。

其二,动议里附三重比对表。按 ABC Corp. I 的要求逐名被告、逐款产品制作「涉案产品 / 涉案专利图 / 最接近的现有设计」三栏对照,并说明熟悉现有设计的普通观察者会否受骗而认为两者相同。只做两方比对的动议,在有被告应诉时几乎必然被攻。

其三,被告名单按 § 299 重排。放弃「同一专利即同一诉」的名单逻辑,对每名被告准备共同控制、同一供货源、共用主体登记信息、店铺之间资金往来等具体事实;支撑不住的,宁可分案。分案会推高立案费、送达成本与律师工时,这笔账应当在起诉前算清,而不是在收到 misjoinder 动议之后再算。

其四,权属与装饰性前置。发明人声明、转让文件与 USPTO 著录变更在起诉状阶段即行载明,避免出现名称与著录信息不符而被质疑原告适格的情形;同时列出主张受保护的装饰性特征清单,为日后应对功能性抗辩与 56.1 程序留出余地。

其五,赔偿举证换轨。§ 289 的全部利润需要被告的销量与成本数据,来源是平台传票(亚马逊、Temu、Wayfair 的订单与结算记录)与 Rule 26 开示,而非商标案里可以直接援引的法定赔偿区间。和解定价亦应据此测算:照搬商标案 1,500 至 15,000 美元每 SKU 的惯例,在外观设计案中既可能低估单店获利,也可能因缺乏举证而在缺席判决阶段无法兑现。

格知律所如何协助

就外观设计专利维权,本所可提供的协助包括:维权前的权利体检,涵盖专利有效性评估、以本方专利为对比文件的后发授权扫描、装饰性特征与功能性风险梳理、权属链条与转让登记核查;试买与证据固定方案设计,包括发货至法院地的完整交易链取证、屏幕录像与哈希固证;依 ABC Corp. I 逐产品编制三重比对备忘录,并据此起草起诉状、密封动议与 TRO、初步禁令动议;按 § 299 构建可经受 misjoinder 抗辩的被告名单,配合主体穿透调查与分案成本测算;平台下架与账户冻结协调、以平台传票取得卖家实名与结算数据;§ 289 全部利润的举证方案与缺席判决赔偿论证;判决后的执行、资金回收与再犯监测。

结语

Shenzhen Jisu 是非先例判决,Stoll 法官的异议也没有改变结果。但把它与 Zhaoshi Tang 的 § 299 裁定、GZ Long Ya 的简易判决放在一起看,外观设计专利 Schedule A 的轮廓已经相当清楚:名单要短,比对要全,赔偿要算。以外观设计专利在美国维权仍然有效,只是它对立案前准备度的要求高于商标案。一份能撑到简易判决与执行阶段的卷宗,价值远高于一张很快被解散的临时限制令。

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