LKQ v. GM 案全员庭审判决再审视:美国外观设计专利"显而易见性"标准40年首次重构,中国制造业迎合规新局

2024年5月21日,美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit)以全员庭审(en banc)方式作出历史性判决,在 LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC(案号:21-2348)一案中正式推翻了沿用逾四十年的 Rosen-Durling 两步测试,将外观设计专利(Design Patent)的显而易见性审查标准重构为与发明专利相同的 Graham v. John Deere 四要素框架。这一裁决自发布以来持续在美国专利实务中发酵,对依赖外观设计专利保护产品形态的中国制造业企业——尤其是汽车零部件、消费电子、家电、家具、服装鞋履等行业——带来深远影响。本文将系统梳理该判决的法律逻辑,并就中国企业在新标准下的应对策略提出建议。

案件背景

原告 LKQ Corporation 是全美最大的汽车售后零部件供应商之一,长期向维修市场供应与原厂件匹配的非原厂零件。被告通用汽车(GM)持有多项覆盖雪佛兰 Equinox 前翼子板(front fender)造型的外观设计专利,包括 U.S. Design Patent No. D797,625 和 No. D855,508。双方长期存在专利许可合作,但在许可协议续签谈判破裂后,LKQ 向美国专利商标局(USPTO)的专利审判与上诉委员会(PTAB)提起了多项 双方复审程序(Inter Partes Review, IPR),主张 GM 的相关外观设计专利因显而易见而无效。

PTAB 依据其长期适用的 Rosen-Durling 测试,认定 LKQ 未能满足该测试的严格要求,维持 GM 专利有效。LKQ 随即上诉至联邦巡回法院。法院合议庭最初维持 PTAB 裁决,但随后主动撤销合议庭判决,决定以全员庭审方式重新审理,表明联邦巡回法院对现行标准本身的合法性产生了根本性质疑。

旧法:Rosen-Durling 两步测试的沿革与缺陷

Rosen-Durling 测试源自 1982 年 In re Rosen 与 1996 年 Durling v. Spectrum Furniture 两案,要求挑战方在主张外观设计专利显而易见时必须依次通过两道门槛:第一步,必须识别出一件"基本相同"(basically the same)于涉案外观设计整体视觉印象的主要对比文件(primary reference);第二步,任何用于补足差异的次要对比文件必须与主要对比文件"如此密切相关"(so related),以致设计师能够自然地将其特征拼合。

这一测试长期被批评为刚性过强、与最高法院在 KSR International Co. v. Teleflex Inc.(2007 年)中确立的灵活显而易见性分析相冲突。最高法院在 KSR 案中明确反对机械适用刚性公式,强调应基于常识与市场需求作出整体判断。Rosen-Durling 测试要求"基本相同"的主要对比文件,实际上使大多数外观设计专利几乎不可能被认定为显而易见,造成专利权人过度保护而公众领域设计资源不当封闭的现象。

新法:Graham 四要素框架在外观设计专利中的回归

联邦巡回法院全员庭审大法庭在判决中明确采纳最高法院 Graham v. John Deere Co.(1966 年)及 Whitman Saddle(1893 年)所确立的经典分析路径,将外观设计专利显而易见性审查重构为四项核心要素的综合判断:

(一)现有技术的范围与内容——不再要求主要对比文件在视觉上"基本相同"于涉案设计,任何对具备一般设计技能者(ordinary designer)合理可得且属于同类产品(analogous art)的外观,均可作为对比文件起点;

(二)现有技术与涉案设计的差异——从整体视觉印象出发分析差异,但对差异的评估更具灵活性;

(三)本领域普通设计者的水平——以同领域内具有一般技能的设计师为标准;

(四)辅助考虑因素(Secondary Considerations)——包括商业成功、业界赞誉、复制行为等客观证据,明确纳入外观设计显而易见性分析。

判决特别强调,法院"并非抛弃主要对比文件这一概念"本身,而是废除了 Rosen 案对主要对比文件"基本相同"的严格要求。类似地,次要对比文件也不再需要与主要对比文件"如此密切相关"。

判决的实质影响

这一变革显著降低了挑战美国外观设计专利有效性的门槛。在新标准下,IPR 请求人可以组合此前被 Rosen-Durling 测试排除的更广泛现有设计作为对比文件。同时,审查员在 USPTO 审查程序中也可依据更灵活的标准驳回外观设计申请。判决发布以来,PTAB 已在多起后续案件中适用新框架,外观设计专利的无效率呈现上升趋势。

对中国企业的启示

(一)重新评估美国外观设计专利组合的抗辩能力。过去依赖 Rosen-Durling 测试形成的"坚固"外观设计专利可能在新标准下变得脆弱。中国企业在美持有的外观设计专利应进行重新审视,识别存在显而易见性风险的专利,必要时通过补充申请(continuation-in-part)或再颁发(reissue)程序巩固保护。

(二)强化申请阶段的检索与设计独创性论证。申请人应扩大现有设计检索范围,涵盖类似产品领域及相邻行业,提前识别潜在对比文件,并在申请说明书中强调涉案设计的整体视觉独创性、非功能性装饰特征与辅助考虑因素(如商业成功证据)。

(三)善用 IPR 程序挑战竞争对手外观设计专利。对于在美被诉外观设计专利侵权的中国企业,新标准使得 IPR 成为更具攻击性的工具。被诉方应在收到禁令申请或诉讼后第一时间评估 IPR 策略,特别是在原告主张较弱的现有设计组合的情况下。

(四)重构外观设计专利的全球布局策略。鉴于美国标准向中国、欧盟、日本的实质审查模式靠拢,企业可以更高效地利用《海牙协定》进行多国申请。但各司法辖区对"整体视觉印象"的解读仍有差异,需要分国定制权利要求策略。

(五)警惕售后市场与零部件领域的诉讼风险。LKQ 案本身涉及汽车售后零部件,判决对该行业具有标志性意义。中国汽配、家电维修件、电子配件出口企业应将外观设计专利作为专门的法律尽职调查项,建立主动风险监测机制。

案件展望与结语

LKQ v. GM 全员庭审判决是继 1982 年 In re Rosen 案以来美国外观设计专利领域最重要的司法变革,其影响将在未来数年内通过 PTAB 决定、地方法院判决以及联邦巡回法院后续合议庭判例逐步显现。尽管 GM 曾向美国最高法院申请调卷令,但最高法院已拒绝受理,使联邦巡回法院的新标准成为终局。

对中国出口企业而言,这既是挑战也是机遇。一方面,本土已取得的美国外观设计专利可能面临更高的被挑战风险;另一方面,面对美国竞争对手或非实施实体(NPE)的外观设计专利威胁,中国企业获得了更有力的无效抗辩工具。在新标准全面适用的背景下,专业化、前瞻性的美国外观设计专利布局与争议应对策略,将成为中国制造业企业国际化竞争中不可或缺的能力。

格知律师事务所将持续跟踪本案后续判例的发展,并为中国客户提供涵盖申请、诉讼、许可谈判与无效挑战的全流程美国外观设计专利服务。