找不到那名中国工程师,两件美国专利就此作废:CAFC先例判决Fortress Iron诉Digger Specialties(2024-2313)——§256(b)「利害关系人」通知要件与中国供应链的发明人风险

2026年4月2日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc.(案号 2024-2313)作出先例性判决:一家美国栏杆制造商因为无法联系上一名早已离职的中国供应商工程师,其两件美国专利被整体判定无效。庭审录音显示,双方律师均确认这是一起首例问题(case of first impression)案件。2026年7月27日,IPWatchdog 刊出评论文章,将本案与马萨诸塞州联邦地区法院 Inline Plastics Corp. v. Lacerta Group, Inc. 并列,指出美国专利申请人如今在"发明人认定"上面临两条彼此独立、互不重叠的失效路径——一条无需任何过错即可致专利无效,另一条以欺骗故意为要件、使整个专利族不可执行

对于大量依赖中国 ODM/OEM 供应链的美国企业,以及大量为美国客户承担设计优化职能、同时自身也在美国布局专利的中国企业而言,这个判决的意义远超"程序瑕疵"四个字。

案件背景:一名找不到的泉州工程师

Fortress Iron, LP 是一家设计、销售户外栏杆与围栏产品的美国公司。其产品由两家中国企业配合生产:制造商 Yinxin Handicrafts Co., Ltd.(判决书简称"YX")与负责质量控制对接的 Quan Zhou Yoddex Building Material Co., Ltd.(简称"YD",位于泉州)。

2013年3月,Fortress 的所有人 Matthew Sherstad 提出"可作为预装配面板购买的垂直钢索栏杆"构想——相较需现场组装的产品,预装配显著降低安装难度。公司员工 Kevin Burt 绘制了初始设计草图。Sherstad 与 Burt 随后与 YD 合作打样,但样品存在钢索在张紧过程中发生转动的技术缺陷。

YD 的两名员工 HuaPing HuangAlfonso Lin 提出了针对该张紧缺陷的改进方案,被直接纳入最终设计。最终产品因此融合了三部分贡献:Sherstad 的原始构思、Burt 的早期设计,以及 Lin 与 Huang 对钢索与横杆最终结构的改进建议。

设计定型后不久,Fortress 提交专利申请,即后来授权的 美国专利第 9,790,707 号('707 专利)与 第 10,883,290 号('290 专利)。两件专利仅列明 Sherstad 与 Burt 为发明人,未列 Lin 与 Huang。

一个后来致命的细节:Huang 于 2016 年从 YD 离职,未向 YD 或 Fortress 留下任何联系方式。

2021年1月,Fortress 在印第安纳州北区联邦地区法院(案号 3:21-cv-00014-CCB,Cristal C. Brisco 法官)起诉 Digger Specialties, Inc.("DSI")专利侵权。诉讼过程中,DSI 发现 Lin 与 Huang 对发明作出了贡献,Fortress 自认二人确为共同发明人。Fortress 依 35 U.S.C. § 256(a) 找到 Lin 并成功将其补列;但 Huang 音讯全无,同一程序无法适用。

地区法院拒绝依 § 256(b) 命令更正,并作出专利因遗漏发明人而无效的简易判决(Fortress Iron L.P. v. Digger Specialties, Inc., 748 F. Supp. 3d 614 (N.D. Ind. 2024))。CAFC 由 Lourie 法官主笔,Hughes 法官及西弗吉尼亚北区首席地区法官 Thomas S. Kleeh(指派参审)组成合议庭,全面维持

联邦巡回法院的三步推理

第一步:§ 256 是"救济条款",但只在其法定要件被满足时才是

§ 256(b) 规定:遗漏发明人或列入非发明人的错误,"如果能够依本条更正,不使该专利无效";法院"可以在通知并听取所有利害关系人(all parties concerned)后命令更正"。

Fortress 主张,既然 Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998) 将 § 256 定性为"救济条款"(savings provision),下级法院就应"宽泛而宽容地"适用。CAFC 明确否定:§ 256 只在其法定要件被满足的范围内才是救济条款。法条写的是"can be corrected as provided in this section"——不能更正,就没有救济。通知与听证不是形式,而是取得救济的前提条件(prerequisite to relief)。

第二步:被遗漏的共同发明人本人,就是"利害关系人"

这是本案的首例问题。Fortress 提出两项论据:其一,应以"正当程序"视角解释"利害关系人",即仅指对专利享有可能受不利影响之经济利益者;补列 Huang 只会让他获益,故其非"利害关系人"。其二,Huang 若自行起诉主张共同发明人身份,将不具备宪法第三条诉讼资格。

CAFC 逐一驳回。援引 Chou v. University of Chicago, 254 F.3d 1347, 1357 (Fed. Cir. 2001)——该案确认即便对涉案专利不享有任何所有权,共同发明人仍"清楚落入 § 256(b) 范围之内"——法院认定 Huang 同样是"利害关系人",在任何发明人更正之前必须获得通知与陈述机会。

法院强调两点。第一,把"利害关系人"等同于"经济利益可能受不利影响者",等于把法条从"party concerned"改写为另一套文字,"这是本院无权为之的"。第二,法院并不认为补列一定对 Huang 有利——没有人知道。发明人身份"承载法律、财务与所有权后果,发明人有权对此提出异议":依 35 U.S.C. § 262,除另有约定外,共同所有人各自均可实施该专利、且无需向其他所有人分账;依 Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1465 (Fed. Cir. 1998),每位共同发明人"推定对整件专利享有按份不可分割的权益"。

Lourie 法官的表述极具分量:"发明人在专利流程中占据核心地位。一切从他们开始,即便他们最终将权益转让给雇主等他人。因此,法律框架中对发明人的明文提及不容轻忽。"

第三步:AIA 废除 § 102(f),并未消灭"发明人错误"这一无效理由

Fortress 退而主张:专利上只要列明一名真实发明人即可;且 AIA 已废除旧 § 102(f),发明人错误不再是无效事由。

CAFC 从法条的必然反面推论入手:§ 256(b) 说"如果能够更正则不使专利无效",其"必要且相反的含义"(necessary and opposite implication)就是——当该错误无法更正时,专利即因遗漏发明人而无效

对"只需列一名"的主张,法院指出 35 U.S.C. § 100(f) 在共同发明语境下定义"发明人"为"共同作出发明或发现的诸个人"(the individuals collectively),并结合 § 101、§ 256(b) 得出结论:"'Whoever' 不等于少于全部。"若采 Fortress 之说,遗漏发明人将根本不构成"错误",§ 256(b) 的救济条款沦为具文,违反"应使法条每一条款与每一用语均有效力"的解释原则(Sharp v. United States, 580 F.3d 1234, 1238 (Fed. Cir. 2009),引 Duncan v. Walker, 533 U.S. 167, 174 (2001))。

至于 § 102(f):该条仅表明"非发明人无权取得专利",并非表明"真实发明人无须列名";且早在 1952 年 § 102(f) 制定之前,判例即已确立遗漏真实发明人使专利无效(Pannu, 155 F.3d at 1349 及其所引案例)。废除 § 102(f) 未改变这一点。

结论一句话:"错误列明发明人、且依法无法更正的专利,无效。"

第二条独立路径:Inline Plastics 与"不正当行为"

Fortress Iron 这条路径不问过错——申请时的善意不构成抗辩。而在 Inline Plastics Corp. v. Lacerta Group, Inc.(案号 1:18-cv-11631,D. Mass. 2025年11月13日)中,马萨诸塞州联邦地区法院在 CAFC 发回重审后的非陪审审判中,以"清楚且令人信服的证据"认定 Inline 故意遗漏两名 4Sight 咨询顾问(Stuart Leslie 与 Richard Curtiss)为共同发明人。

关键证据是 2002年10月 4Sight 绘制的同期图纸,图上已呈现涉案的"防撕条"(tear-strip)结构。据此对照具名发明人前后不一、缺乏佐证的证词,法院依 Therasense 标准认定"欺骗故意"是"唯一最合理的推论"。后果不限于涉诉专利,而是整个专利族不可执行

两条路径的组合才是此轮判例演进的真正含义:错在无心,Fortress Iron 让专利无效;错在有意,Inline Plastics 让整族不可执行。更重要的是,AIA 删除了旧 § 256 中"无欺骗意图"的限制(Pub. L. 112-29, § 20),这一放宽只解决"发明人栏填错"的问题,丝毫不能治愈不正当行为——更正掉 Fortress Iron 的风险,Inline Plastics 的风险原封不动。

对中国企业的启示

一、被诉方(尤其 337 调查应诉企业)应把"原告的中国供应链"列为标准无效调查项。Fortress Iron 提供了一条成本可控、效果致命的抗辩路径:若原告产品的关键技术改进来自中国 ODM/OEM 或质检合作方的工程师,而该工程师未被列为发明人,被诉方即可主张发明人错误;一旦该工程师已离职、失联或拒绝配合,§ 256(b) 的"通知与听证"要件无法满足,专利直接无效,且无需证明任何恶意。该抗辩在联邦地区法院与 ITC 337 调查中同样可用,并且不受 IPR 禁反言(35 U.S.C. § 315(e))的限制。取证方向:供应商往来邮件、打样与试模记录、工程变更单(ECN)、质检报告、微信/钉钉沟通记录、离职名册。

二、中国申请人面临镜像风险,而"挂名发明人"问题更严重。中国企业在美布局专利时,两种常见做法直接落入 § 256(b) 射程:一是将未参与构思的部门负责人、高管"挂名"为发明人(misjoinder,即"列入非发明人",同属 § 256(b) 明文涵盖的错误);二是将外部合作方、高校课题组、供应商工程师的构思贡献"内部化"、只列本公司人员(nonjoinder)。前者在诉讼中极易被对方通过发明人交叉询问戳破,且一旦被认定为故意,即触发 Inline Plastics 路径下的整族不可执行。建议依 Pannu / HIP, Inc. v. Hormel Foods Corp. 标准逐项比对:某项贡献是否"相对于发明整体而言并非质量上无足轻重",是否提供了使权利要求具备新颖性或非显而易见性的特征。

三、把"发明人联络信息"写进供应商合同与离职流程。本案的致命一击不是法律问题,而是行政问题——Huang 于 2016 年离职时没有留下联系方式。实务动作:(1)在与供应商、代工厂、设计公司、高校的合作协议中加入发明人识别条款、权利转让(assignment)条款,以及持续配合专利申请与事后更正的义务条款,并要求对方在员工离职时提供可送达的后续联络方式;(2)建立滚动更新的"外部贡献者名录"(inventorship log);(3)在临时申请、正式申请、continuation、审查意见答复、授权前各做一次发明人复核并留痕,将权利要求逐项映射到具体贡献。

四、权利要求撰写策略可以隔离风险。在 § 112 支持允许的前提下,可将权利要求聚焦于可联系到的发明人所作的核心构思贡献,并设置不同保护范围的权利要求层次——万一某位不可联系的贡献者被认定为共同发明人,尚可放弃(cancel)相关权利要求、以其余权利要求继续诉讼。此外,不应在诉讼中轻易自认共同发明人身份:应严格区分"对构思(conception)的贡献"与"对具体化/试制(reduction to practice)的协助",后者依法不产生发明人资格。Fortress 恰恰是先自认,再陷入 § 256(b) 的程序死局。

五、发明人错误还会"制造"打自己的现有技术。Google LLC v. IPA Technologies Inc. 一线判例,多作者文献是否构成"他人所作"(by another)的现有技术,取决于所援引部分的非重叠作者是否作出了实质贡献。若专利的发明主体(inventive entity)与关联论文、白皮书、标准组织提案的作者组合不一致,该文献可能反过来成为针对本专利的现有技术。中国企业在美申请前发表论文、参与标准提案时,尤应核对发明主体的一致性。

案件展望

三个问题值得持续跟踪。

其一,Fortress Iron 确立的"利害关系人"通知要件是否同样延伸至错误列名(misjoinder,即删除"挂名发明人")——§ 256(b) 文义涵盖两种情形,但本案之后尚无判决触及该点;对中国企业而言,这恰恰是暴露面最大的一类错误。

其二,Inline Plastics 的具体欺骗故意认定是否会被上诉至 CAFC——该认定高度依赖事实推论,必然受到严格审查。

其三,即便更正成功亦非万全:Implicit, LLC v. Sonos, Inc.(Fed. Cir. 2026年3月)已表明,若缺乏勤勉,专利权人不得依赖事后更正的发明人日期来"倒推"(antedate)现有技术。

结语

在很长一段时间里,专利上的发明人栏被当作可以事后清理的软性、荣誉性安排。Fortress Iron 把它重新推回专利有效性的核心。

对中国企业而言,这个判决同时是:作为被诉方,它是一条不问过错、可在 337 调查中直接使用的无效抗辩;作为申请人,它意味着跨境协同研发中的每一位外部贡献者,都必须在提交申请之前被识别、被记录、被签约,并且在十年之后仍然找得到

一名 2016 年悄然离职、未留联系方式的泉州质检工程师,在十年后废掉了两件美国专利。这不是程序瑕疵,这是制度设计。

本文由格知律师事务所(Getech Law)美国知识产权团队撰写,仅供参考,不构成法律意见。如需针对具体项目的发明人审计或 337 应诉无效策略评估,欢迎联系 info@getechlaw.com。

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