USPTO新规7月20日生效:外国专利申请人和专利权人必须委托美国注册专利执业者——中国申请人的合规要点

美国专利商标局(USPTO)发布的最终规则《外国申请人及专利权人必须委托专利执业者》(Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner)将于2026年7月20日(下周一)正式生效。自该日起,住所(domicile)不在美国境内的专利申请人、发明人和专利权人,向USPTO提交的几乎所有文件都必须由美国注册专利执业者(registered patent practitioner)签署。对于每年向美国提交大量专利申请的中国企业和个人发明人而言,这一新规的适用范围、不合规后果以及几个"不可补救"的程序陷阱,都值得在生效前高度关注。

规则背景

USPTO于2025年12月29日发布拟议规则通告(NPRM,90 FR 60594)征求公众意见,并在收到九份意见后,于2026年3月20日由局长John Squires签署发布最终规则(91 Fed. Reg. 13510),设置120天过渡期后于7月20日生效。新规修订了37 C.F.R. §§ 1.9、1.31、1.32和1.33四个条款。

USPTO给出的立规理由有四:一是与国际接轨——世界上绝大多数专利局都要求外国申请人委托本国注册代理人;二是提高审查效率——无代理(pro se)申请往往不符合公开和审查的形式要求,消耗大量行政资源;三是强化对美国法定和规章要求的合规执法;四是打击虚假声明和欺诈——USPTO明确指出,近年来虚假微实体(micro entity)费用减免认证和其他虚假声明文件明显增多,而注册执业者受USPTO职业行为规则和纪律惩戒约束,能显著提高文件的可信度。

值得注意的是,商标领域自2019年起已实施类似规则,要求外国住所的商标申请人和注册人委托美国持牌律师。此次专利新规是同一监管思路的延伸。据USPTO统计,约97%的外国来源非临时申请本已委托美国执业者,因此新规实际新增覆盖的主要是自行提交申请的外国个人发明人。

新规核心内容

新增的37 C.F.R. § 1.9(p)将"住所"定义为自然人的永久合法居所或法人实体的主营业地。发明人申请人的住所通常以申请数据表(ADS)或宣誓书中的居住地信息认定,非发明人申请人则以ADS申请人信息栏的邮寄地址认定。

修订后的§ 1.31要求,只要列名申请人中有一方住所在美国境外,该申请即须由注册专利执业者代理;§ 1.33(b)(3)进一步要求,外国住所申请人或专利权人提交的修改意见及其他文件必须由执业者签署。新规按文件接收日适用——2026年7月20日及之后收到的所有文件一律适用新规,与申请的提交日无关。

外国发明人仍然可以自行提交美国专利申请并获得申请日、缴纳申请费——新规不改变申请日的授予条件。但随申请提交或事后补交的ADS,以及所有后续程序文件(答复、修改、信息披露声明、各类请愿等),都必须由注册执业者签署。PCT国际阶段程序以及为满足35 U.S.C. § 371(c)进入美国国家阶段所提交的文件和费用不受影响;第三方代缴维持费亦不受影响。

不合规的后果与"不可补救"陷阱

根据MPEP 714.01,未经适当签署的文件不予登录。最直接的风险在于ADS:若外国申请人自行签署ADS,该文件将仅按转送函(transmittal letter)处理,发明人身份无法确立,优先权和在先申请利益主张不生效,事后可能需要提交37 C.F.R. § 1.78(c)/(e)延迟利益主张请愿或§ 1.55(e)延迟优先权请愿进行补救,费用和风险都不小。

更需警惕的是两个无法补救的陷阱:优先审查请求(Track One,37 C.F.R. § 1.102(e)(1))不公开请求(37 C.F.R. § 1.213)都必须随原始申请一并提交。如果这两类请求因未经注册执业者签署而不被接受,在该申请中将永远无法重新满足"随原始申请提交"的要求。此外,微实体费用认证必须由执业者签署,否则不得按微实体标准缴费。

对中国企业的启示

第一,立即排查在审申请的代理状态。通过跨境电商服务商、非正规渠道或自行向USPTO提交申请的中国个人发明人和中小企业,应在7月20日前确认是否已有美国注册执业者代理,否则后续任何文件都将无法有效提交。

第二,注意新规按文件接收日适用。即使申请早已提交多年,7月20日之后提交的答复、修改或请愿仍须执业者签署,切勿因"老申请"而掉以轻心。

第三,核实代理人资质,警惕无资质代理风险。2019年商标外国申请人代理新规实施后,曾出现大量盗用或虚假美国律师签名的违规代理服务,导致众多中国申请人的商标申请被制裁。专利申请人应通过USPTO注册执业者官方名录(OED practitioner register)核实代理人的注册资质。

第四,时限性请求务必在提交时即合规。计划提出Track One优先审查或不公开请求的申请人,必须确保原始申请即由注册执业者签署相关请求,避免落入不可补救的陷阱。

第五,审慎对待实体规模声明。USPTO已将虚假微实体认证列为此次立规的直接动因之一,可以预期生效后相关执法将趋严。中国申请人应严格按照规定核实自身是否符合小实体、微实体资格,避免因费用声明不实引发欺诈指控。

结语

从数据上看,这是一项"温和"的规则——97%的外国申请人本已委托美国代理。但对于近年来数量可观的中国个人申请人和依赖低价代办渠道的中小卖家而言,新规意味着自行提交、自行答复的模式自7月20日起走到尽头。结合商标领域2019年以来的执法轨迹,USPTO对外国申请人合规问题的监管力度正在系统性加强。中国企业应以此为契机,梳理美国专利组合的代理安排,把合规成本视为进入美国市场的必要投入。

本文仅为一般性信息介绍,不构成法律意见。如您有具体问题,欢迎联系格知律师事务所。

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