「商标注册了,就能主张 200 万美元吗?」Schedule A 立案前的权利体检:§ 1117(c) 适格性、版权登记时限与外观设计专利 § 289

开篇:动议递上去之前,先看手里的权利

谈到 Schedule A,很多中资品牌方首先想到的是 ex parte TRO 和账户冻结。但真正决定一个案件赔偿上限、也决定它能否经受第一轮审查的,往往是立案前就已经定下来的东西:手里这份权利,到底能支持什么样的主张。本文不围绕某一份新判决,而是回到每个 Schedule A 案件都绕不开的门槛——美国商标注册能否支撑「假冒」主张并适用 15 U.S.C. § 1117(c),版权有没有在时限内登记,外观设计专利覆盖的究竟是什么。

法律框架:三类权利,三道门

商标。Schedule A 案件里最常见的请求是假冒商标之诉,依据 15 U.S.C. § 1114 提起。是否构成「假冒」(counterfeit),要看 § 1127 的定义:被告使用的标识与注册商标「相同或实质无从区分」。而要适用 § 1116(d)(1)(B) 的假冒定义,商标必须注册在美国主注册簿(Principal Register)上,注册所涵盖的商品或服务必须与被告所售商品一致,并且该商标须在使用中。

版权。依据 17 U.S.C. § 411(a),美国作品起诉前须先完成登记;最高法院在 Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, 139 S. Ct. 881 (2019) 中确认,这里的「登记」指版权局已作出登记决定,而不是仅仅递交申请。法定赔偿和律师费则受 § 412 限制。

外观设计专利。依据 35 U.S.C. § 289,侵害外观设计专利者须交出其「全部利润」。但 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 580 U.S. 53 (2016) 提醒我们,「制造品」(article of manufacture)可能只是产品的一个部件,利润计算的基数并不当然是整件商品。

核心法律分析:你到底能主张什么

一、假冒与一般侵权,赔偿天花板完全不同。依据 § 1117(c),权利人可以放弃实际损害与获利,改为请求法定赔偿:每个假冒商标、每一类被售商品 1,000 至 200,000 美元;如果法院认定故意,最高可达每个商标每类商品 2,000,000 美元。需要注意的是,法院有裁量权,并不会因为请求了上限就判上限,而且 § 1117(c) 的法定赔偿与 § 1117(a) 的获利返还不能叠加请求。如果被告所售商品超出了注册所覆盖的商品范围,或者商标尚未在主注册簿上注册,那么多数情形下只能以 § 1114 的一般侵权或 § 1125(a) 的不正当竞争提出主张,赔偿主要依靠实际损害或被告获利,而不是法定赔偿。

二、注册状态要核到「今天」。商标注册需要在第五至第六年提交 § 8 使用声明,并在每十年续展(§ 9);逾期未提交则注册可能被取消。此外,依据《商标现代化法》(TMA)新增的程序,被告方可以向 USPTO 申请对注册商标的「撤销」(expungement,针对从未使用)或「重新审查」(reexamination,针对注册日前后未使用)。这些程序并不当然影响诉讼,但如果权利人拿不出在美国实际使用的证据,主张的基础就可能被动摇。

三、版权的时间点比内容更重要。§ 412 规定,侵权开始之前未登记的作品,原则上无法取得法定赔偿和律师费(作品首次发表后三个月内登记的有例外)。§ 504(c) 的法定赔偿一般为每件作品 750 至 30,000 美元,故意侵权最高 150,000 美元。已发生的侵权如果登记晚了,赔偿就只能回到实际损害与获利。另外,含有 AI 生成成分的图案,版权局要求披露并限定登记范围,只有人类作者的贡献才会被登记保护。

四、外观设计专利要比「视觉像」更严谨。侵权判断以「普通观察者」比较授权图样与被控商品的整体视觉印象为准,授权的是图样所示的设计,而不是产品的功能。如果被告商品只与图样中的一部分相似,请求权的范围和 § 289 利润的基数都需要重新评估。

对中资权利人的立案与执行要点

1. 先做权利体检,并留下记录。逐一核对 USPTO TSDR 上的注册号、主注册簿状态、§ 8 / § 9 备案状态与商品服务类别,把页面存档,作为后续宣誓书和动议的附件。

2. 为每个商标类别保存在美国的使用证据。销售记录、包装、网页截图、广告,既是应对撤销或重新审查的材料,也支持「商标在使用中」的事实。

3. 版权尽早登记,并区分作品。尚未登记的图案、照片、插画,在发现侵权之前就应完成登记,必要时使用加急办理;含 AI 元素的作品,登记时如实披露。

4. 为外观设计专利制作比对表。把授权图样的各视图与被控商品逐一对比,标出相似与不同之处,再决定是主张整件利润还是部件利润。

5. 按权利分组,逐个被告写明「可主张什么」。在进入试买和取证之前,先列出每个被告对应的权利、商品类别和适用的赔偿类型。把一个注册范围之外的商品塞进「假冒」主张里,不会让赔偿变大,只会让整个案件的可信度打折。

格知律所如何协助

格知律所可以在立案前为权利人完成美国商标、版权和外观设计专利的权利体检,重点审查可诉性与 § 1117(c) 适格性;对存在缺口的权利,协助办理商标注册维护、版权加急登记和确权补强;在此基础上设计试买与证据固定方案,并起草起诉状、密封动议和 TRO 动议。

结语

Schedule A 的竞争,在立案之前就开始了。权利基础扎实的案件,赔偿主张更有底气,也更容易经受法院对每个被告的逐项审查。反过来,在权利上留有缺口的案件,无论 TRO 办得多顺利,后面都可能在赔偿和判决阶段付出代价。本文为一般性法律信息,不构成对具体案件的法律意见。

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