「后颁的专利,能推翻在先的禁令」:CAFC 在 Shenzhen Jisu 诉 Annex A(No. 25-1617,2026年7月22日)维持解散初步禁令——中资权利人以外观设计专利打 Schedule A 的三方比对与 § 299 门槛

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联邦巡回上诉法院于 2026 年 7 月 22 日就 Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd. v. The Entities and Individuals Identified in Annex A(No. 25-1617,非判例性判决)作出裁判,维持伊利诺伊州北区联邦地区法院解散初步禁令、并拒绝对新追加被告核发临时限制令的决定。Hughes 法官撰写多数意见,Prost 法官加入,Stoll 法官就外观设计侵权分析部分单独提出异议。

这是一起中国原告在美国的维权案件。深圳极速科技持有美国外观设计专利 D886,982,标的为一款折叠扇的外观。2024 年 4 月,该公司在伊北区提起 Schedule A 诉讼,指控一批在 Amazon、Temu 开店的卖家销售侵权折叠扇,并申请单方(ex parte)临时限制令。法院准许后,原告动议转为初步禁令。

与绝大多数 Schedule A 案件不同,本案有被告应诉。被告 Zhouty 出庭反对初步禁令,主张其产品与涉案外观存在足以否定胜诉可能性的差异。地区法院当时并未采纳,认定两项设计在一般观察者眼中传达出相似的整体视觉印象,据此核发初步禁令。

局面在美国专利商标局向第三方颁发 D1,046,104 号外观设计专利之后发生逆转。该专利同样覆盖一款折叠扇,并将 '982 专利列为在先技术。Zhouty 据此申请重新考虑,地区法院驳回。约一个月后,原告追加五名被告,其中包括 '104 专利的权利人,并再次申请单方临时限制令。新被告应诉,提出同一抗辩。2025 年 2 月 28 日,地区法院拒绝核发新的临时限制令,同时解散了针对 Zhouty 的初步禁令。

诉讼机制:外观设计专利的 Schedule A 与商标的 Schedule A 不是同一套打法

中资品牌方在设计维权方案时,经常把外观设计专利与商标注册放在同一个 Schedule A 篮子里。三处制度差异决定了这样做的成本。

其一是合并规则。商标与版权案件适用 Rule 20,而专利案件另受 35 U.S.C. § 299 约束。该条明确规定,仅指控各被告侵害同一项专利,不足以构成合并的依据;原告必须证明救济请求源于就同一被诉产品的制造、使用、许诺销售或销售所发生的同一交易或同一系列交易,且对全部被告存在共通的事实争议点。伊北区 Eicher Motors 一案中,Kness 法官在 2025 年的意见中已经指出,笼统主张多名被告侵害同一权利并不满足合并要件,而这正是 § 299 用成文法写死的内容。

其二是赔偿路径。商标项下 15 U.S.C. § 1117(c) 的法定赔偿在原告满足 § 1116(d)(1)(B) 的假冒商标要件时可高至每一商标每类商品 200 万美元,缺席判决中无需逐笔举证销售额。外观设计专利没有对应条款。原告能够主张的是 35 U.S.C. § 289 的侵权人全部利润(不低于 250 美元),或者 § 284 的损害赔偿与合理许可费。§ 289 的数额通常远高于和解价,但它要求原告举证被诉产品的销售数量、单价与成本结构,并说明所主张的「制品」(article of manufacture)究竟是整机还是部件。缺席被告不会提供这些数据,举证责任仍在原告一方。

其三是权利稳定性。注册商标在异议期届满后相对稳固,外观设计专利则始终暴露在新颖性与非显而易见性的攻击之下。本案的转折点不是侵权比对本身,而是一份后颁专利。

核心法律分析:后颁专利为什么能推翻胜诉可能性

地区法院的推理链条有两环。第一环是事实:新发现的材料显示,Zhouty 与新追加的被告获得授权销售体现 '104 专利外观的扇子。第二环是法律:'104 专利在 '982 专利之上获得授权,其有效性推定意味着两项外观之间存在可专利的差异。

原告在上诉中主张,地区法院实际上要求它先证明 '104 专利无效才能确立胜诉可能性,从而混淆了可专利性标准与侵权标准。联邦巡回上诉法院承认非显而易见性检验与侵权所用的一般观察者检验并不相同,但认定地区法院并未混淆二者。多数意见依据的是外观设计法上的既有原则:新颖性与侵权适用同一检验,即 Int'l Seaway Trading Corp. v. Walgreen Co., 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009) 所确立的「在后则侵权者,在先则破坏新颖性」。既然一般观察者比对同时决定新颖性与侵权,那么在后颁发的外观设计专利就带有一重推定:其设计未被在先设计所预先公开,因而与在先设计并非实质相同。多数意见认为,地区法院考虑「被诉产品据称实施了在后颁发且推定有效的 '104 专利」这一情节,不构成裁量权滥用。

原告还主张既判力(collateral estoppel)应当阻止新被告重提法院已经驳回过的论点。这一主张被否定。联邦巡回上诉法院援引第七巡回区先例说明,既判力所阻断的是对前诉中已终局裁决事项的重复争议,同一案件之内法官重新审视自己此前作出的非终局裁定,不受此限制。换言之,Schedule A 中的初步禁令从来不是终点,它可以被同一法官在任何时点推翻。

Stoll 法官的异议值得中资权利人特别留意。她认为,评估外观设计侵权胜诉可能性的正确框架,是在被诉产品、涉案外观与在先技术之间作三方比对,这与 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)(全席)确立的一般观察者检验一致,也与本院在 ABC Corp. I v. Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A", 52 F.4th 934 (Fed. Cir. 2022) 中的立场一致。她指出,地区法院采用的是一条捷径,仅凭 '104 专利的有效性推定即推定不侵权,未进行必要的三方分析。她写道,这样的捷径「在某些案件中或许能得出正确结论」,但并非本院先例所要求的框架,因此主张撤销并发回。多数意见与异议意见的分歧,实质上落在原告在初步禁令阶段究竟需要提交多少在先技术分析上。

对中资权利人的立案与执行要点

第一,立案前完成一次在先技术检索,而不是只查权利维持状态。检索范围应包括本专利颁发后新出现的同类外观设计专利与外观设计申请公开。若已有第三方在你的专利之上获得授权,那份授权文件在被告手里就是一份现成的抗辩材料,最好在你自己起草动议时就已经知道它的存在,并在动议中主动作出区分。

第二,把三方比对写进 TRO 与初步禁令动议本身。不要只提交涉案外观与被诉产品的两栏对照图。按照 ABC Corp. I 与 Egyptian Goddess 的要求,引入最接近的在先设计作为第三方参照,逐一说明被诉产品在哪些视觉特征上更靠近涉案外观而非在先技术。这是 Stoll 法官异议所指向的分析,也是唯一能同时支撑侵权成立与权利有效的论证结构。

第三,逐被告、逐产品做比对,不做整体打包。ABC Corp. I 撤销初步禁令的直接理由,就是地区法院未按被告、按产品分别分析。同一份 Schedule A 上的卖家往往销售外观差异明显的多款产品,一旦其中若干款被认定不侵权,整份禁令的正当性就会被动摇。名单宁可短,不可混。

第四,先解决 § 299,再决定名单长度。如果无法就同一被诉产品建立起共通的交易链条(例如同一家工厂供货、同一批次商品、同一个实际控制人),就应当拆分立案。多案的诉讼费与律师费高于一案,但一份因合并不当而被解散的禁令,其代价是全部已冻结资金的解冻。

第五,赔偿举证从第一天开始准备。§ 289 全部利润需要销售数据支撑。试买记录、店铺公开销量、平台评论数量与时间分布、平台依 Rule 45 传票提供的结算流水,都应当在申请资产冻结的同时着手固定。等到缺席判决阶段再补,法院常见的处理是按最低限额裁定。

格知律所如何协助

格知在外观设计专利维权项目中,通常从权利体检开始:核查专利的维持状态与图面质量,检索本专利颁发之后出现的同类外观设计授权,评估是否存在类似 '104 那样可被被告直接援引的后颁专利,并据此判断该专利是否适合作为 Schedule A 的诉讼基础,或应当先行以商标、版权路径推进。进入立案阶段后,我们负责设计试买与证据固定方案、完成被诉产品与在先设计的三方比对分析、构建可经受 § 299 检验的被告名单与主体穿透调查,并起草起诉状、密封动议、临时限制令与资产冻结动议。案件推进中,我们同步处理海牙送达方案、平台下架与冻结协调、批量和解的定价与管理,以及缺席判决阶段 § 289 全部利润的举证与判决执行。

结语

Shenzhen Jisu 是一份非判例性判决,但它记录了一条完整的失败路径:单方临时限制令到手,初步禁令核发,随后被同一位法官解散,上诉维持。对准备以外观设计专利在美国发起 Schedule A 的中资品牌方而言,这份判决传递的信息不是不要打,而是初步禁令阶段的举证深度必须提前到立案之前完成。一份在被告应诉后仍然站得住的禁令,才有可能变成能够真正回收的资金。

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