「不是所有侵权都叫假冒」:$2M 法定赔偿的入口门槛——15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)「相同或实质无从区分」检验,与中资卖家最常放弃的一道抗辩

开篇:先问「能不能用」,再谈「判多少」

在 Schedule A 案件里,最能让中国卖家在收到冻结通知那一刻放弃抵抗的,是起诉状里的那个数字:每个商标、每类商品最高 200 万美元。这个数字来自《兰哈姆法》15 U.S.C. § 1117(c)。绝大多数被告——以及不少仓促接案的代理人——把它当成既定前提,直接跳到「能砍到多少」的谈判,却跳过了一个更靠前、也更有杀伤力的问题:这个案子里,§ 1117(c) 到底适不适用?

法定赔偿并不是商标侵权的通用救济。它是国会在 1984 年《商标假冒法》(Trademark Counterfeiting Act of 1984, Pub. L. No. 98-473)与 1996 年《反假冒消费者保护法》(Pub. L. No. 104-153)中,专门为「假冒(counterfeiting)」这一种加重情形开辟的通道。立法意图相当明确:假冒虽然是侵权的一个子集,却被认为是「比普通侵权更大的恶」,因此才配得上无需证明实际损失的法定赔偿、§ 1117(b) 的三倍赔偿,以及 § 1116(d) 的单方查封令。反过来说——如果原告证明不了「假冒」,这一整套工具一件都用不上。

我们此前分析过默认判决之后如何压低赔偿数额(Huajie v. Leyibei,第七巡回,2026 年 4 月)。本文处理的是更前置的一层:赔偿区间的入口

法律框架:§ 1117(c) 的三道闸门

§ 1117(c) 的文本本身就写明了适用条件——「在涉及使用假冒商标(use of a counterfeit mark)销售、许诺销售或分销商品或服务的案件中」,原告方可选择法定赔偿,区间为每个假冒商标、每类商品 $1,000 至 $200,000;若法院认定为恶意(willful),上限升至 $2,000,000

「假冒商标」不是一个可以随意套用的形容词,它有法定定义。15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(i) 规定:假冒商标是指对已在美国专利商标局主注册簿(Principal Register)注册、且用于正在销售、许诺销售或分销的该类商品或服务、并处于使用状态的商标的仿冒。15 U.S.C. § 1127 进一步定义 counterfeit:与注册商标相同(identical with),或实质上无从区分(substantially indistinguishable from)的伪造标识(spurious mark)

由此形成三道必须逐一跨过的闸门:

闸门一 · 注册与类别对应。商标必须在主注册簿注册——辅注册簿(Supplemental Register)不算;且注册所涵盖的商品/服务类别必须真正覆盖被诉商品。

闸门二 · 标识近似度。标准不是「近似」,而是「相同或实质上无从区分」。这是商标法体系中最高的一道近似门槛,远高于普通侵权之诉所要求的「混淆性近似」。

闸门三 · 混淆可能性。第九巡回在 Arcona, Inc. v. Farmacy Beauty, LLC, 976 F.3d 1074 (9th Cir. 2020) 中首次明确:§ 1114 的文义要求假冒之诉同样必须证明混淆可能性;即便双方使用完全相同的商标,只要商品本身不同,就不存在混淆推定。该案双方均在护肤品上使用 "Eye Dew",但法院认定包装与设计差异显著,且各自的自有主品牌(house mark)同时呈现于商品之上,足以否定混淆可能性。

此外,§ 1116(d)(1)(B) 还附有一条常被忽略的法定除外:如果商品的制造者在制造之时经权利人授权在该类商品上使用该标识,则该标识不属于「假冒商标」。这正是「授权工厂溢产(overrun)」以及部分平行进口货源的抗辩落点——货是真的,只是渠道不合原告心意。

核心法律分析:原告的乘法,与被告的除法

§ 1117(c) 真正的杀伤力来自它的计量单位——每个假冒商标 × 每类商品。原告的标准做法是把权利人名下的多枚注册商标(文字、图形、组合)全部列入,再按被告店铺的 SKU 拆分出多个「商品类别」,于是 $2,000,000 被瞬间放大成七位数甚至八位数。起诉状上那个令人窒息的数字,往往就是这样乘出来的。

被告的除法,则沿三个方向展开。

其一,逐枚商标核验。调取每一枚被主张商标的 USPTO 注册记录:是否在主注册簿?注册是否仍然有效、有无因未提交 § 8 使用宣誓而失效?注册涵盖的国际分类与商品描述,是否真的覆盖被告所售商品?实践中大量 Schedule A 起诉状把权利人名下商标「打包」主张,其中相当比例与被诉商品的类别并不对应——这些商标从一开始就不能进入 § 1117(c) 的乘数计算。

其二,把「假冒」降格为「侵权」。如果被告店铺使用的是自有品牌,只是产品外观、图案或标语与原告近似,那么它可能构成 § 1114 商标侵权或 § 1125(a) 虚假来源标示,但未必构成「相同或实质无从区分」意义上的假冒。这一降格的后果是决定性的:§ 1117(c) 的法定赔偿与 § 1117(b) 的三倍赔偿双双失效,原告被打回 § 1117(a) 的传统路径——必须举证证明被告的实际利润、原告的实际损失与诉讼成本。对于一个总销量只有几十单的小店铺,这两条路径之间的差额可以是三个数量级。

其三,剥离非商标诉由。Schedule A 起诉状常把商标、版权、设计专利三类请求混编在一起,制造「总额巨大」的观感。但它们各有独立且互不相通的赔偿机制:版权法 17 U.S.C. § 504(c) 的法定赔偿为每件作品 $750–$30,000,恶意侵权上限 $150,000,且依 § 412 须在侵权行为发生前(或作品发表后三个月内)完成注册,否则法定赔偿与律师费完全无法主张;设计专利则依 35 U.S.C. § 289 主张侵权人的全部利润,或依 § 284 主张合理许可费——这两条路径下都不存在任何「$2M 法定赔偿」。把请求逐项拆开,通常能让名义索赔额缩水一大截。

恶意认定的分层同样值得争取。$200,000 与 $2,000,000 之间的唯一区别是 willfulness。在默认判决中,起诉状关于恶意的指控会被视为自认——这是缺席的直接代价。而一旦被告出庭,恶意就重新变回一个需要证据支持的事实争点:进货凭证、供应商资质文件、上架前的商标检索记录、收到平台投诉后的下架时间,都是把案件从 $2M 区间拉回 $200K 区间、进而拉向 $1,000 法定下限的实证材料。

对中资跨境卖家的合规与应对要点

1. 收到冻结通知后的第一件事,是调取起诉状里的商标注册号,而不是打听和解价。逐枚核验主注册簿状态与商品类别对应关系,先把不能进入 § 1117(c) 计算的商标剔除出去。这一步通常 24 小时内即可完成,却直接决定后续谈判的价格区间。

2. 建立「假冒 vs. 侵权」的事实档案。保存自有品牌的注册或使用证据、产品设计稿与时间戳、包装与详情页截图。核心是证明本店使用的是自有标识,与原告商标既不相同、也非实质无从区分。

3. 对版权与设计专利请求单独提问。版权请求要问注册日期是否早于被诉行为(§ 412);设计专利请求要问权利要求的实际保护范围与优先权日。这两类请求往往是起诉状中最脆弱的部分。

4. 固定销量与利润数据。一旦「假冒」降格,原告转入 § 1117(a) 的举证路径,被告的真实销售数据便从「不利证据」变成「限额工具」。务必在平台后台被彻底冻结前导出订单、结算与成本记录。

5. 前置合规:上架前做类别检索,而非只做关键词检索。大量被诉源于卖家只检索了商标文字,未核对该商标在目标商品类别上的注册状况与在先使用范围。把商标、版权、外观设计三项检索纳入选品流程,是把自己排除在 Schedule A 名单之外最经济的做法。

格知律所如何协助

围绕本文所述的「入口门槛」抗辩,格知律师事务所为中资跨境卖家提供一套针对性的工作流:起诉状权利基础审查——逐枚核验被主张商标的主注册簿状态、类别覆盖与有效性,标注不能支撑 § 1117(c) 的请求项;「假冒 vs. 侵权」降格论证与相应答辩状、动议起草,包括援引 Arcona 等判例主张混淆可能性要件;版权 § 412 注册时点抗辩与设计专利保护范围分析TRO 解冻动议起草与平台账户、支付通道解冻协调;以恶意要件与真实销量为支点的和解谈判,把名义法定赔偿压回可承受区间;以及人格管辖与 Fed. R. Civ. P. 20 误合并(misjoinder)抗辩。在诉讼之外,我们提供上架前的商标/版权/设计专利三重清理审核、店铺主体与资金通道的合规架构搭建,以及 Doe defendant 项下的个人责任风险评估。

结语与展望

Schedule A 之所以高效,很大程度上依赖被告不去追问最基础的问题。「每商标每类商品 $2,000,000」是一个真实存在的法条上限,但它同时也是一扇有明确门槛的门——主注册簿、类别对应、相同或实质无从区分、混淆可能性,四项要件缺一不可。对一个使用自有品牌、只是产品外观与他人近似的中国卖家而言,这扇门很可能根本就打不开。

随着 NDIL、SDFL 与 SDNY 三大审区的法官相继以 standing order 要求原告在 joinder、人格管辖与域外送达上给出实质说明,「权利基础是否支撑所主张的赔偿区间」很可能成为下一个被系统性审查的环节。我们将持续追踪各审区在假冒认定门槛上的口径演变。

本文仅为一般性法律资讯,不构成针对个案的法律意见。如您的店铺已被列入 Schedule A 或收到平台冻结通知,请及时联系专业律师。

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