PTAB 大转向:USPTO 局长 Squires 一纸先例"封堵"诉后 IPR——Magnolia v. Kurin(IPR2026-00097)落地,中资企业怎么走?

引言

2026 年 5 月 14 日,美国专利商标局(USPTO)局长 John SquiresMagnolia Medical Technologies, Inc. v. Kurin, Inc.(IPR2026-00097,涉案专利 U.S. Patent No. 12,138,052 B1)一案中作出一份 "局长自由裁量决定"(Director Discretionary Decision),拒绝启动一项 多方复审(Inter Partes Review,IPR),并将该决定指定为 先例性(Precedential)。这是 Squires 局长上任以来第二份直接处理"IPR 与诉讼并行"问题的先例性裁决,也是迄今为止对"双轨制"无效化策略最为严厉的一次正式回应

对长期把 PTAB 作为"成本相对较低、节奏更快"无效化路径的中资企业而言,这份决定不仅意味着 IPR 的启动门槛被显著抬高,更标志着 USPTO 政策重心已经从"为挑战者开门"全面切换到"为专利权人维稳"。本所认为,所有在美持有或挑战专利的中资企业,都应当在本周内重新审视其美国专利无效化与防御策略。

案件背景:从陪审团败诉到"第二口苹果"

本案专利权人 Kurin, Inc. 拥有涉案专利 12,138,052 B1,方向为降低血液采样污染的医疗器械。挑战人 Magnolia Medical Technologies 与 Kurin 是该细分领域内的直接竞争对手,双方在美国地区法院的专利侵权诉讼已先行结案:陪审团明确裁定 Kurin 的专利"未被认定无效"(not invalid)

关键事实在于:在地区法院诉讼中,Magnolia 试图主张预见性(anticipation)显而易见性(obviousness)抗辩,但因 Magnolia 自身举证瑕疵,其专家证人证言被法庭排除(precluded),导致这两项无效理由未能进入陪审团审判。败诉之后,Magnolia 转而在 USPTO 提起 IPR,依据相同的现有技术相同的法律依据再次发起挑战。

Squires 局长在裁决中将此明确定性为 "再吃一口苹果"(second bite at the apple)——并直接拒绝立案。其裁判理由是:"国会设立 AIA 程序的核心目的,是为联邦地区法院专利诉讼提供一条快速、低成本的替代路径,而不是为已经败诉的当事人提供一个平行的诉讼放大器或骚扰工具。陪审团未对预见性或显而易见性作出裁定,并不意味着请求人有资格在 USPTO 重新启动同一争议。"

六项原则:IPR 启动的新"红线表"

除了对本案的处理,Squires 局长在裁决中系统性归纳了六项"启动审查"原则,并要求 PTAB 在后续案件中作为先例适用。本所将其概括如下:

第一,"诉讼替代"本旨原则。AIA 程序的国会立法本意是替代诉讼,而非平行诉讼。任何明显借 IPR 获取诉讼杠杆(litigation leverage)的请求,都将面临自由裁量拒绝。

第二,"已沉淀的合理预期"原则(Settled Expectations)。专利如已被商业化、对外许可,或已嵌入某一技术生态,则专利权人对该专利的有效性存在更强的合理信赖,启动门槛随之提高。

第三,"审查员明显错误"原则(Examiner Error)。如挑战人能充分举证授权过程中存在重大审查瑕疵,仍有可能克服自由裁量拒绝。

第四,"小企业地位"原则。依据 2026 年 3 月发布的 "美国制造备忘录"(U.S. Manufacturing Memorandum),USPTO 正在收集请求人与专利权人的小企业身份与本土制造数据,并将其作为自由裁量因素

第五,"不同法庭、不同解释"原则。当 IPR 与地区法院、ITC 等其他程序同时存在却采用不同的权利要求解释时,PTAB 应特别审慎。

第六,"外国主权方"原则(Foreign Sovereigns)。涉外国主权或国有主体的特殊情形,应作为独立因素纳入考量。

对 PTAB 立案率的实务影响

Squires 上任以来,PTAB 立案率已经呈现下行趋势。本案被指定为先例之后,预计将出现三方面的实务变化:

其一,诉讼后再 IPR 的策略基本被堵死。先行在地区法院或 ITC 败诉,再回头打 IPR,几乎必然在启动阶段被拒。

其二,"商业化时间长、行业沉淀深"的核心专利将享有事实上的强保护。挑战这类专利的难度跳升一个量级。

其三,小企业与本土制造数据正成为 PTAB 审查中的"隐形权重",对中资请求人构成结构性不利因素

对中国企业的启示

启示一:把无效化战线前置到诉讼立案之前。中资企业若被警告函或律师函指控侵权,不要等到诉讼推进到关键节点再去启动 IPR。本案的核心教训是:一旦你在地区法院已经"上桌",IPR 的窗口可能就被永久关上。建议在收到警告函后的 30–60 天内,由美国律师启动 IPR 可行性评估。

启示二:穷尽 IPR 之外的无效化工具。除 IPR 外,单方再审(Ex Parte Reexamination)第三方提交(Third-Party Preissuance Submissions)等程序在 Squires 任期内被相对"放行"。中资企业应将这些路径纳入组合式无效化策略

启示三:FTO 与诉讼策略一体化设计。从产品立项阶段就应做自由实施(Freedom to Operate)分析,识别"商业化时间长、被广泛许可"的高风险专利。对这类专利,"将其拉进 PTAB"已不再现实,必须从设计绕开 + 许可谈判两端入手。

启示四:警惕"诉讼杠杆"标签。Squires 多次援引"litigation leverage"作为否决理由。中资企业在准备 IPR 请求书时,必须在请求书措辞对外披露层面,避免任何将 IPR 与并行诉讼挂钩的语言;与诉讼律师团队的书面沟通也应注意工作产品(work product)保护。

启示五:核对小企业与本土制造的相对地位。当对手是美国本土小型创新企业或本土制造商时,中资请求人应预先评估"小企业 + 本土制造"权重对 PTAB 自由裁量的潜在影响,并在请求书与陈述意见中有针对性地回应

案件展望

Squires 决定的先例性指定意味着 PTAB 在后续案件中必须遵循其规则推导。下一阶段值得关注的三条线:第一,Magnolia 是否申请联邦巡回法院上诉或重新考虑;第二,PTAB 在 6–9 月间的立案率走势,特别是涉及外国请求人的统计数据;第三,Squires 局长后续是否会就"外国主权方"原则发布更细化的指引——这一原则对中资企业的影响最为直接,但目前的文本相对原则化。

对于已经在美国持有专利或正在面临侵权风险的中资企业,2026 年第二季度是重新审视 PTAB 战略的关键窗口。本所建议在本季度结束前完成一次完整的"美国专利无效化与防御组合"复盘,以适配 Squires 时代的新规则。

本文不构成法律意见。如需就具体专利争议或 PTAB 程序进行评估,请联系格知律所专利诉讼团队:info@getechlaw.com | +1‑312‑888‑6633。

Previous
Previous

Clay v. Union Pacific(第七巡回 25-2185,2026·4·1 先例):BIPA 2024 修正案”溯及适用”全面落地——伊州生物识别赔偿天花板重置与中资企业五项立即合规动作

Next
Next

跨境数据 / DOJ 国安——EO 14117「数据安全计划」(DSP) 全面执法满 7 个月:$36.8 万/笔 + 20 年监禁 + 10 年记录保留——中资企业跨境数据流必须立即重构的五项合规动作