Fortress Iron v. Digger案：联邦巡回法院裁定遗漏共同发明人将导致专利无效

案件背景

2026年4月2日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Fortress Iron LP v. Digger Specialties Inc.一案中作出具有先例意义的判决，维持了地区法院因遗漏共同发明人而认定两项专利无效的裁决。该案涉及一家中国制造企业的员工作为共同发明人的权益问题，对中美企业间的合作研发具有重要警示意义。

Fortress Iron是美国一家栏杆和金属建材制造商，其涉案两项专利（美国专利号9,249,577和9,896,845）涉及预装组装式栏杆面板系统。这些专利的发明过程中，Fortress公司与其中国供应商Yoddex（台州远达金属制品有限公司）进行了密切合作。中方工程师Hua-Ping Huang（黄华平）在产品开发过程中对关键结构特征作出了实质性贡献，但未被列为共同发明人。

法院判决

地区法院和联邦巡回法院均认定：(1) Huang对涉案专利权利要求中的关键技术特征——特别是栏杆连接器的特定配置——作出了超出"微不足道"门槛的实质性贡献；(2) 该贡献符合Pannu v. Iolab Corp.（1998）案所确立的共同发明人三要件；(3) 由于Fortress无法联系到Huang，无法依据35 U.S.C. § 256向其发出通知并给予陈述机会，因此更正发明人的救济途径被阻断。

联邦巡回法院特别强调：第256条(b)款规定的"通知与陈述机会"是强制性程序要求，不可豁免。当发明人错误无法通过该条款更正时，涉案专利因发明人署名不当而无效。法院不区分遗漏出于善意还是恶意——只要无法更正，专利即归于无效。

判决要点

第一，共同发明人的认定应严格适用Pannu三要件：对构思或付诸实施作出重要贡献；贡献在质与量上不属于微不足道；所作贡献不仅仅是对现有技术的解释。

第二，中方工程师在跨境合作研发中的技术贡献，如果满足上述要件，应当被列为共同发明人，其权益受美国专利法保护。

第三，专利权人应保留所有参与发明人员的长期联系方式，以确保在需要时能够启动第256条更正程序。

对中国企业的启示

第一，明确发明人贡献的书面记录。中国企业与美国企业合作研发时，应通过实验记录、邮件往来、会议纪要等方式详细记录每位参与者的具体技术贡献，这些证据是日后主张共同发明人身份的关键。

第二，在合作协议中明确发明人署名条款。跨境合作研发协议应明确约定：发明人认定标准、署名权归属、知识产权分配，以及长期联系方式维护义务。

第三，重视中方员工的发明人权益。如果中方工程师确实对涉案专利作出了实质贡献，应主动在专利申请阶段争取共同发明人署名，而非事后追加。

第四，建立员工信息长期维护机制。包括离职员工在内的所有曾参与发明的人员，企业都应维护其长期联系方式，以备后续专利维护或诉讼所需。

第五，在美国专利诉讼中关注发明人署名问题。无论作为专利权人还是被控侵权方，都应将发明人署名作为重要调查和抗辩事项。Fortress Iron案为被控侵权方提供了新的无效抗辩工具。

结语

Fortress Iron v. Digger案确立了一项重要先例：当遗漏的共同发明人无法联系而使第256条更正程序无法启动时，涉案专利将被认定为无效。这一判决提醒中美合作研发的各方：发明人署名不是行政小事，而是决定专利生死的根基性制度。中国企业在参与美国专利的跨境研发时，应严格审视自身工程师的技术贡献，主动维护发明人权益；而以中国供应商为合作伙伴的美国企业，则应在专利申请阶段审慎识别所有共同发明人，并妥善保留其联系方式，以避免类似Fortress Iron的败诉风险。