联邦巡回法院4月29日Federal Express v. Qualcomm（No. 2024-1236）裁决：PTAB"真实利益方"认定不可上诉、显而易见性裁决因"未考虑回应"被撤销——中国企业IPR攻防战略五大启示

开篇

2026年4月29日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 Federal Express Corp. v. Qualcomm Inc.（案号 No. 2024-1236，判例性裁决 / Precedential）中作出一份对所有参与美国 多方复审（IPR） 程序的当事人都具有重要影响的判决：一方面，CAFC 明确表示对 专利审判与上诉委员会（PTAB） 在“真实利益方（Real Party in Interest，简称 RPI）”问题上的处理“不可司法审查”；另一方面，CAFC 又因 PTAB 在最终书面裁决（FWD）中“未实际考虑”专利权人提交的反驳意见，撤销（vacate）了 PTAB 关于 FedEx 涉案权利要求“显而易见”的认定，并发回重审。这一“既维持院内、又掀翻结论”的双面裁决，对中国企业在美国布局 IPR 攻防战略具有立即的实战参考价值。

案件背景

本案涉及的专利为 FedEx 公司持有的 美国专利 No. 8,766,797（'797 专利），技术领域为物流追踪与传感器数据访问控制，其独立权利要求覆盖“在追踪中心接收传感器信息、根据访问规则判断授权、并在此基础上限制相关方访问”的方法。涉案的从属权利要求 6、17、28 进一步限定了“在预设时延后再向相关方报告所接收传感器信息”的访问限制方式。

2021年2月，FedEx 在特拉华联邦地区法院对物流物联网公司 Roambee Corporation 提起专利侵权诉讼，主张包括 '797 专利在内的六项专利被侵权。根据美国 35 U.S.C. § 315(b)，被告 Roambee 自被起诉之日起一年内可就所主张的专利向 PTAB 申请 IPR。在 Roambee 一年期限届满当日，Qualcomm Incorporated（与该地区诉讼并无关联的第三方）就涉案六项专利中的四项提交了 IPR 申请，并在申请中未将 Roambee 列为真实利益方。

FedEx 在 IPR 启动阶段即提出反对，主张 Qualcomm 与 Roambee 之间存在足以构成 RPI 或 “privy” 的关系，未予披露应导致申请不合规。PTAB 仍决定启动 IPR；此后 FedEx 又请求终止程序，PTAB 同样予以驳回，理由是：除非存在恶意或程序滥用，否则 PTAB 无须仅为时限抗辩而对未具名当事人是否构成 RPI 进行实质认定，因 Qualcomm 自身在 § 315(b) 时限内提交申请。最终，PTAB 在书面裁决中认定涉案权利要求“显而易见”。FedEx 不服，向 CAFC 提起上诉。

法律分析一：RPI 争议落入 § 314(d) 不可上诉的“黑箱”

本案 CAFC 上诉的第一个核心问题是：当 PTAB 拒绝就申请人是否完整披露所有 RPI 进行裁定时，专利权人能否在 IPR 终局后通过对最终书面裁决的上诉来获得司法审查？

FedEx 主张：PTAB 拒绝裁定 RPI 是 “超越法定职权”（in excess of statutory authority） 的行为，应当落入最高法院 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee（579 U.S. 261, 2016）和 Thryv, Inc. v. Click-To-Call Techs., LP（590 U.S. 45, 2020）所识别的“不可审查例外”——即 PTAB 行为构成“宪法上、或与启动决定无关的法律解释”问题时，仍可受司法审查。

CAFC 不予采纳。法院指出：35 U.S.C. § 314(d) 明确规定 “the determination by the Director whether to institute an inter partes review … shall be final and nonappealable”，而依据 Thryv，“凡密切关联于（closely tied to）启动决定所适用法条解释与适用的事项”，均应被视为不可审查。FedEx 关于 RPI 的请求，归根到底是对启动决定本身的攻击，因此并不属于可审查例外范畴。

这一裁决进一步收窄了 RPI 争议的司法救济空间，事实上将 PTAB 对 RPI 问题的处理塑造成一种“启动阶段不解决，终局阶段不审查”的程序性死角。

法律分析二：PTAB“未考虑专利权人答辩”足以构成行政程序瑕疵

但 CAFC 并未让 PTAB 全身而退。在显而易见性争议上，双方上诉时一致承认：PTAB 在书面裁决中错误地写明“FedEx 未对 Qualcomm 关于权利要求 6、17、28 的现有技术组合进行抗辩”，而事实是 FedEx 已经就该现有技术组合提交了实质性反驳意见。

CAFC 重申美国行政法的一项基本原则：行政机关须就其裁决“提供完整且经过推理的解释”，以使法院得以进行有意义的复核（meaningful review）。当 PTAB 错误地将“已提交的反驳”视为“未提交”，并在此基础上得出“显而易见”的结论时，其裁决因缺乏对关键事实争议的讨论而构成行政程序瑕疵。

FedEx 进一步主张直接反转（reverse）显而易见性结论，CAFC 拒绝。法院认为，PTAB 既然根本未对相关现有技术是否实际公开了权利要求 6、17、28 中的特定限定进行事实判断，CAFC 自身亦不宜在缺乏一审事实记录的情况下越俎代庖。最终路径为撤销并发回 PTAB 重审（vacate and remand），要求 PTAB 在重审中真正回应 FedEx 提交的抗辩。

对中国企业的启示

启示一：作为 IPR 申请人的中国出海企业，必须在申请阶段就完整披露 RPI / privy 关系。本案确认 PTAB 在 RPI 上的处理基本不可上诉，意味着 IPR 申请人不能再期待“先低调启动、后补救披露”的策略——一旦在 IPR 启动后被发现存在未披露的真实利益方，PTAB 完全可能依据“恶意或程序滥用”为由终止程序，而申请人将彻底失去对涉案专利发起 IPR 的机会。中国企业（特别是通过子公司、关联方、或行业联合方式集体应诉的企业）应在提交 IPR 申请前完成 RPI 风险地图 绘制，将所有潜在被诉方、出资方、控制方一次性纳入披露。

启示二：作为专利权人的中国企业，应将“实质性反驳”全程书面化、结构化。本案中 FedEx 之所以能够在显而易见性争点上“翻盘”，恰恰源于其在 PTAB 阶段已提交了完整的反驳意见。CAFC 的裁决再次确认：只要专利权人在 PTAB 程序中已通过 Patent Owner Response、Sur-Reply 等正式文件留下“已抗辩”的书面记录，即使 PTAB 错误地“忽略”了相关抗辩，也仍可在 CAFC 阶段通过行政程序瑕疵主张实现撤销发回。中国专利权人应避免仅在听证会口头抗辩，而应将每一项抗辩论点固化在书面文件中。

启示三：高度关注 § 314(d) 不可审查范围的司法演化。本案延续了 Cuozzo / Thryv 的扩张性解读——只要争议“密切关联于”启动决定，便落入不可审查范围。这意味着对中国企业极为重要的若干程序性争议（包括时限抗辩、RPI/privy、estoppel 适用）的司法救济越来越依赖于在 PTAB 阶段一次性获胜。律师团队应在 IPR 启动答辩（Preliminary Response）阶段即投入足够资源，将这些事项作为“必争之地”。

启示四：重视 PTAB“未考虑论点”瑕疵在战略上的反向运用。本案的“撤销发回”并非对 FedEx 的最终胜利——但它赢得了重要的时间窗口，可在重审过程中调整证据、申请权利要求修改、或推动和解谈判。中国专利权人在 IPR 阶段应有意识地对每一项现有技术组合“逐项书面回应”，以最大化未来在 CAFC 阶段获得“撤销发回”的可能性。

启示五：在 IPR 申请人与共同被告之间的关系结构上做合规设计。本案再次提示：当 IPR 申请人（如本案的 Qualcomm）与地区诉讼被告（如本案的 Roambee）之间存在资金、控制、客户—供应商、专利无效抗辩共享利益等关系时，可能被认定为 privy 或 RPI。中国企业在与第三方协调发起 IPR、签订共同辩护协议（Joint Defense Agreement）、或为下游客户出资发起 IPR 时，应对披露范围与时点进行规范化处理。

案件展望与结语

FedEx v. Qualcomm 在程序与实体两条线上同时为 IPR 实践提供了具有判例约束力的指引。在 RPI 维度上，CAFC 进一步压缩了专利权人通过上诉获得救济的空间；在显而易见性维度上，CAFC 则向 PTAB 重申“不能以错误的事实假定取代充分论理”的行政义务。对积极利用 IPR 制度作为出海战略组成部分的中国企业而言，本案提示真正的胜负往往不在 CAFC 上诉阶段，而在 PTAB 启动答辩与最终书面裁决前的程序性细节。重审阶段 PTAB 是否会对 '797 专利再次得出“显而易见”结论尚未可知，但本案所确立的程序与实体规则，已经成为 2026 年中国企业筹划 IPR 攻防、SEP/FRAND 反制、以及 NPE 应诉时必须纳入风险评估模型的核心要素。