「NPE 的十一份和解许可，赔掉了全部诉前赔偿」：联邦巡回法院 VDPP v. Volkswagen（No. 2024-2226，2026年8月19日）先例判决——§287(a) 标注义务及于被许可人，中国企业应对 NPE 的五道防线
2026年8月19日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 VDPP, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc.（No. 2024-2226）作出先例性判决，由首席法官 Moore 撰写主笔意见（合议庭另有 Lourie、Cunningham 法官）。判决维持了德克萨斯州南区联邦地区法院（No. 4:23-cv-02961，Lee H. Rosenthal 法官）的两项裁定：驳回起诉且不准许修改起诉状，以及依 35 U.S.C. §285 判给大众汽车 207,543.60 美元律师费；同时以缺乏上诉管辖权为由驳回了针对原告代理律师个人制裁部分的上诉。
对被 NPE（非实施主体）盯上的中国出海企业而言，这份判决的价值在于它把一条长期被低估的抗辩正式抬到了诉状（pleading）层面：只要 NPE 曾就涉案专利签署过任何许可（包括和解许可），它就必须在起诉状中具体陈述其被许可人遵守了 §287(a) 专利标注义务——否则诉前赔偿归零，且案件可能在 Rule 12(b)(6) 阶段直接终结。
案件背景：一件已过期的「电控眼镜」专利，与十一份和解许可
2023 年，VDPP, LLC（由 Ramey LLP 的 William Peterson Ramey, III 代理）起诉 Volkswagen Group of America, Inc. 侵犯美国专利第 9,426,452 号（下称「'452 专利」），该专利涉及电控眼镜（electrically controlled spectacles）。
大众汽车依《联邦民事诉讼规则》Rule 12(b)(6)（未陈述可获救济的请求）与 Rule 12(b)(3)（管辖地不当）提出驳回动议。VDPP 在答辩中同时请求准许修改起诉状并提交了修改稿。地区法院以 Rule 12(b)(6) 为由带既判力驳回（dismissed with prejudice），并以「修改后的起诉状仍属徒劳（futile）」为由拒绝准许修改。此后法院进一步：驳回 VDPP 依 Rule 59(e) 提出的修改判决动议；依 §285 判给大众 207,543.60 美元律师费；并依 28 U.S.C. §1927 及法院固有权力对 Ramey 律师作出制裁，判令 VDPP 与 Ramey 就该律师费承担连带责任。
案件的关键事实是：VDPP 就 '452 专利已与各方签署十一份和解协议，以许可形式了结先前诉讼。
争点一：§287(a) 的标注义务及于被许可人，且必须在起诉状中陈述
CAFC 首先指出一项独立的驳回理由：VDPP 曾以「不修改起诉状」为条件，换取大众同意延长其答辩期限；取得延期后，VDPP 却未作任何说明便径行提交修改稿。法院认为「仅此一点即足以支持地区法院不准许修改的裁定」。
但法院并未止步于此，而是就实体问题作出了本判决最重要的分析。由于 VDPP 主张诉前赔偿（pre-suit damages），它就负有陈述其遵守 35 U.S.C. §287(a) 通知条款的义务，并且包括其被许可人的遵守情况（引 Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc., 950 F.3d 860, 863–64 (Fed. Cir. 2020)）。§287(a) 规定，未予标注者，专利权人不得就侵权行为获得赔偿，除非能证明已实际通知侵权人；提起侵权之诉本身构成此种通知。
VDPP 修改后的起诉状对此仅有三句话：「原告是非实施主体，无产品可供标注。原告已陈述获得诉前赔偿的全部法定要件。此外，一切获得救济的先决条件均已满足。」
法院的回应极为直接：VDPP 说「从未制造或销售专利产品的专利权人即便未通知被控侵权人也可获得诉前赔偿」这一点本身没错，但它忽略了「专利权人的被许可人同样必须遵守 §287」这一法律要求。而修改后的起诉状对十一份许可中任何一份的被许可人是否标注，均未陈述任何事实。法院还强调，这种沉默「尤其触目」，因为大众早已把「VDPP 因其先前和解协议而无法证明遵守标注义务」这一论点摆在了 VDPP 面前。至于「已陈述全部法定要件」「先决条件均已满足」等表述，则属纯粹的法律结论，在缺乏任何事实支撑的情况下法院无须采信（引 Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 555 (2007)）。
三项被逐一否决的「和解许可例外论」
VDPP 试图论证其许可具有特殊性，从而免除其陈述「已作出合理努力确保被许可人遵守 §287」的义务。法院逐条驳回：
其一，「和解许可不同于普通许可」不成立。法院援引 TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271, 1275–76 (Fed. Cir. 2009)：「专利许可协议在本质上不过是许可方不起诉被许可方的承诺」；协议究竟被写成「不起诉承诺」还是「许可」，「差别仅在形式而非实质」。因此，为了结诉讼而签署的许可与其他任何专利许可之间，先例并未显示有区别。
其二，「被许可人从未承认侵权」无关紧要。法院引 Lubby Holdings LLC v. Chung, 11 F.4th 1355, 1360 (Fed. Cir. 2021)（转引 Amsted Industries Inc. v. Buckeye Steel Castings Co., 24 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1994)）：在 §287 之下，被告是否知悉自身侵权「无关紧要」，因为「判断 §287 通知的正确路径必须聚焦于专利权人的行为，而非侵权人的认知或理解」。
其三，本案事实彻底封死了补救空间。法院指出，十一份和解协议全部被写成标准的制造、使用、销售被许可产品的许可协议，其中一份甚至明确约定被许可人没有标注义务；而 VDPP 至今仍坚持主张这些许可产品全部构成侵权。据此法院认定：「在本案事实之下，我们看不出 VDPP 有任何办法修改起诉状，以合理可信地陈述其已作出合理努力确保被许可人遵守 §287。」
法院还从立法目的层面回应了 VDPP 的政策论证。§287 的三项目的是：帮助避免无辜侵权、鼓励专利权人公示专利状态、协助公众识别产品是否受专利保护。若接受 VDPP 的立场，三项目的将全部落空——被专利权人视为侵权的未标注产品会进入市场，造成「此类产品未受专利保护」的错误印象，进而可能诱使他人无辜生产类似产品，却使其暴露于隐性诉讼风险之下。法院最后留了一道极窄的门缝：「我们并不排除许可方在不存在标注义务的情况下仍可证明其已作出合理努力确保被许可人遵守 §287 的可能性，但本案显然不是这种情形。」
争点二：§285「例外情形」与 20.7 万美元律师费
CAFC 同样维持了律师费判决。地区法院认定本案属「例外情形」的理由包括：VDPP 所采取的许多立场是轻率且客观上不合理的——就一件已过期专利请求未来赔偿与禁令、在无法陈述专利标注的情况下仍请求过去赔偿、未披露相关和解协议、以及以关于和解协议的虚假陈述拖延诉讼；VDPP「一再犯下粗疏错误」，从明显错误的管辖地主张到关于一件无关专利的初始披露；以及基于 VDPP 就 '452 专利反复提起诉讼、其「和解要价远低于抗辩成本且与任何损害赔偿理论无关」这一模式，存在「实现有意义遏制的需要」。地区法院并拒绝将费用限于案件中的「例外部分」，理由是「VDPP 的不当行为已感染整个诉讼」。
值得中国企业注意的是法院对三项抗辩的处理。第一，VDPP 称未披露和解协议只是「误解」，源于其善意信赖公司负责人的陈述；法院认为，在大众先后四次（2023 年 9 月 29 日函件、10 月 13 日驳回动议、11 月 21 日支持动议的答复、11 月 24 日电子邮件）告知这些许可存在之后，此种信赖「明显不具正当性」。第二，法院否定了「同一行为若不构成 Rule 11 可制裁行为便不能依 §285 判给律师费」的论点——依 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545, 554–55 (2014)，「可制裁行为并非例外性的适当基准」，例外情形「只是在当事人实体立场的说服力或案件被诉讼的不合理方式上明显有别于其他案件」的案件，由地区法院在个案中综合全部情况裁量（复审标准为滥用裁量权，见 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 572 U.S. 559, 564 (2014)）。第三，关于能否考虑 NPE 的诉讼模式，法院重申了两侧的界限：「仅提起大量诉讼本身并不足以推断不当动机」（ThermoLife International LLC v. GNC Corp., 922 F.3d 1347, 1363 (Fed. Cir. 2019)），但「以纯粹迫使和解为唯一目的、无意检验请求实体是非而反复提起侵权诉讼所构成的诉讼滥用模式，与 §285 的例外情形认定相关」，且「在有充分证据证明存在滥用模式时，地区法院应当予以考虑」（SFA Systems, LLC v. Newegg Inc., 793 F.3d 1344, 1350, 1352 (Fed. Cir. 2015)；另见 AdjustaCam, LLC v. Newegg, Inc., 861 F.3d 1353, 1362 (Fed. Cir. 2017)）。
争点三：一份写错了当事人的上诉通知，让律师个人制裁无法被审查
判决的第三部分是一堂程序法课。Ramey 律师于 2024 年 8 月 7 日与 8 月 13 日提交的两份上诉通知，均仅列明「原告 VDPP, LLC」为上诉人；其本人姓名（且系拼写错误）只在所列被上诉裁定清单中出现过一次。CAFC 认为，依《联邦上诉程序规则》第 3(c)(1)(A) 条，上诉通知必须「在标题或正文中逐一列名指明提起上诉的当事人」，该要求虽应从宽解释，但属不可放弃的管辖权要件（Torres v. Oakland Scavenger Co., 487 U.S. 312, 316–17 (1988)）。由于相关裁定同时判令 VDPP 与 Ramey 承担连带责任，无法看出 Ramey 是以自身名义上诉而非仅代理其客户。其后于 2024 年 11 月 18 日提交的「更正」通知则已超过上诉期限。法院同时否定了 VDPP 有独立资格代其律师上诉的主张——VDPP 并未因该制裁受损，反而因连带责任而受益。
结论：撤销部分不予受理，维持部分予以维持，诉讼费用判归大众汽车。
对中国企业的启示
第一，把「§287 标注抗辩」提到答辩的最前端。过去中国被告常把标注问题留到损害赔偿阶段的专家意见中处理。本判决确认：只要原告主张诉前赔偿，陈述被许可人遵守标注义务是其诉状层面的负担，可以直接支撑 Rule 12(b)(6) 驳回动议。收到 NPE 起诉状后的第一周，应立即检索该专利的公开许可与和解记录（PACER 终止案件、SEC 披露、先前诉讼卷宗），并在驳回动议中明确指出原告未就任何被许可人的标注情况陈述事实。
第二，主动把许可史摆到桌面，并记录对方的沉默。本案中大众四次以函件、动议、答复与邮件告知 VDPP 其许可的存在，这一书面记录既击穿了「善意误解」抗辩，也成为 §285 例外性认定的支柱。中国企业应当把每一次此类告知形成书面并留存时间戳——这既是实体抗辩，也是日后申请律师费的证据基础。
第三，「非实施主体无产品可标注」不再是免检通行证。NPE 的商业模式通常伴随大量和解许可。每一份许可都可能激活 §287 的标注义务，而许可中明确免除标注义务的条款反而会成为专利权人的不利证据。中国企业作为被告应逐份审查；作为专利权人在美国许可与和解时，则应当在协议中加入标注义务条款与合规核查机制，否则将牺牲自身未来的诉前赔偿。
第四，§285 律师费是可争取的现实救济，而非象征性主张。本案费用高达 20.7 万美元、覆盖整个诉讼且与律师连带。中国企业在面对以「远低于抗辩成本的和解要价」为商业模式的 NPE 时，应当从案件伊始就系统建档：对方的轻率立场（如就已过期专利请求禁令）、披露义务违反、反复不实陈述、以及可证明的批量诉讼与低价和解模式。这套档案的价值往往超过一次和解的节省。
第五，程序细节可以直接消灭实体权利。一份漏写当事人姓名的上诉通知，使一项律师个人制裁彻底失去被审查的机会。中国企业在美国诉讼中应要求外部律师就上诉通知、当事人列名、上诉期限等节点提供书面复核确认，尤其在存在多个当事人或连带责任的判决中。
案件展望
本判决被列为先例判决，意味着其关于「和解许可同样触发 §287(a) 标注义务、且被许可人合规情况须在起诉状中陈述」的结论将立即约束所有地区法院。可以预期三项后续影响：其一，NPE 在起诉时将被迫在起诉状中主动交代许可史与标注安排，实际上提前暴露其和解组合；其二，被告方的 Rule 12(b)(6) 动议中将出现标准化的「§287 被许可人合规」章节；其三，美国专利许可与和解协议的起草实务将出现调整——标注义务条款、合规报告义务与审计权可能成为许可方的标准要求。
需要留意的是，法院明确保留了一道窄门：许可方并非在任何情况下都不可能证明其已作出合理努力。因此这一抗辩并非自动胜诉，其力度取决于对方许可组合的具体条款与其自身主张的一致性。
结语
VDPP 案的实质是：一家 NPE 用十一份和解许可积累了商业筹码，却在同一批协议上失去了全部诉前赔偿，并额外背上二十余万美元律师费。对中国企业而言，这提示了一个成本极低、回报极高的动作——在收到 NPE 起诉状的第一时间，去查对方的许可史，而不是先去算和解金额。
格知律师事务所长期为中国企业提供美国专利诉讼抗辩、NPE 应对、IPR/PGR 攻防、ITC 337 调查与知识产权许可谈判服务。如需就在美待决诉讼的 §287 标注抗辩空间或 §285 律师费申请可行性作专项评估，欢迎与我们联系：info@getechlaw.com｜+1-312-888-6633｜203 N LaSalle St, Ste 2100, Chicago, IL。