「说明书写下的难题,不等于发明人面对的难题」:联邦巡回法院 Nielsen v. TVision Insights(No. 2025-1371,2026年8月14日)先例判决扩张「类比现有技术」边界——中国企业 IPR 攻防的五点重估

2026年8月14日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 Nielsen Company (US), LLC v. TVision Insights, Inc.(No. 2025-1371)作出先例性(precedential)判决,全面维持专利审判与上诉委员会(PTAB)在 IPR2023-01014 中作出的全部被挑战权利要求不可专利的最终书面决定。该判决在「类比现有技术(analogous art)」这一 IPR 无效攻防的入口性门槛上作出三项认定,整体上对无效请求人有利、对专利权人不利。对于在美国大量被诉专利侵权、并以 IPR 作为核心反制手段的中国企业而言,这份判决实质性地降低了跨领域引证现有技术的门槛。

案件背景

Nielsen(尼尔森)是美国收视率与受众测量领域的头部企业。涉案专利为 U.S. Patent No. 11,470,243(标题 Methods and Apparatus to Capture Images,「捕捉图像的方法与装置」,下称「'243 专利」)。其技术方案是在电视等媒体展示设备前用摄像头拍摄观众图像:先用低分辨率图像由 people counter 判断人头朝向与观众人数,再由 person identifier 在高分辨率图像上生成面部签名(facial signature)并与数据库比对,以识别具体观众身份。

TVision Insights 提起 IPR,挑战 14 项权利要求。Nielsen 在专利权人初步答辩(POPR)阶段主动放弃(disclaim)了全部三项独立权利要求,PTAB 仅对从属权利要求 4–6、8、11–14、18–20 启动审查,其中权利要求 4–6 是本次上诉的焦点。

TVision 的两组无效理由均以一篇学术论文 Tian(Ying-li Tian,Evaluation of Face Resolution for Expression Analysis)为核心引证,分别与 Lu(US 2002/0059577)、Nielsen-372(US 2010/0274372)及 Steinberg(US 2010/0066822)组合。2025年1月6日,PTAB 作出最终书面决定,认定 Tian 属于「合理相关」的类比现有技术,全部被挑战权利要求因显而易见(35 U.S.C. §103)而不可专利。

上诉审判庭由 Dyk 法官Reyna 法官及宾夕法尼亚州西区联邦地区法院首席法官 Cathy Bissoon(指定参审)组成,Dyk 法官主笔。

争点一:请求书未明示「合理相关」,PTAB 主动认定是否违反 APA

美国法下,现有技术须构成「类比现有技术」方可用于显而易见性分析,判断标准有二(In re Bigio, 381 F.3d 1320):其一,是否属于同一技术领域(same field of endeavor);其二,若不属于,是否与发明人所面对的特定问题合理相关(reasonably pertinent)。

TVision 的请求书只明确主张 Tian 与 '243 专利属于同一技术领域,PTAB 最终却是按第二条路径认定的。Nielsen 据此主张 PTAB 违反《行政程序法》(APA)关于「通知与陈述机会」的要求。

CAFC 给出三条各自独立成立的驳回理由。其一,两项检验并非彼此隔绝——援引 Netflix, Inc. v. DivX, LLC(80 F.4th 1352),法院强调不应对类比现有技术框架采取「过分僵化的观点」,两个分支的证据与分析可以重叠。其二,援引 Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc.(84 F.4th 990),法院明确请求人的类比现有技术理论可以是隐含的,不必明示;且当争议存在时,PTAB 可以就技术领域或发明人面对的问题作出自己的认定,即便该认定不同于任何一方当事人的主张。其三,APA 司法审查包含无害错误规则ZyXEL Commc'ns Corp. v. UNM Rainforest Innovations, 107 F.4th 1368)。Nielsen 在口头辩论中承认,即使获得更明确的通知,它也提不出任何额外证据或论点,未证明实际损害,故任何瑕疵均属无害。

争点二:发明人面对的「问题」,由说明书说了算吗

这是本案对专利权人杀伤力最大的部分。

Nielsen 主张,'243 专利说明书已对发明人面对的问题作了「明示定义」——即照明光源频繁启动导致的耗电、光源寿命缩短、发热以及打扰观众('243 专利 col. 3 ll. 4–16)。既然如此,PTAB 的分析就必须「锚定」于这些问题,而 Tian 与照明问题毫不相干。

CAFC 断然否定:发明人所面对的问题并不限于专利中明示指出的问题,且一项专利可以指向多个问题。法院援引 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.(550 U.S. 398, 419–420):驱动专利权人的问题可能只是该专利主题所处理的众多问题之一;重要的是权利要求的客观射程(objective reach of the claim)。同时援引 Donner Tech., LLC v. Pro Stage Gear, LLC(979 F.3d 1353),指出相关问题是引证是否与专利所涉「一个或多个」问题合理相关。

关键的事实抓手是:被挑战的权利要求根本没有记载照明光源——'243 专利中仅有未被挑战的从属权利要求 24–25 提及「照明源」。既然被挑战权利要求的射程远比「减少光源使用」宽泛,就不能把相关问题限缩到光源上。

法院进而认定,从专利标题、背景技术部分关于「捕捉一系列图像」与「用面部识别识别人物」的讨论,足以支撑 PTAB 关于该专利指向「图像处理问题,尤其是面部检测与分析问题」的认定。而 Tian 恰恰研究降采样后的低分辨率图像仍能维持高面部检测成功率——与涉案专利「具有相同目的」(Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 995),因而会「合乎逻辑地引起发明人的注意」(In re Clay, 966 F.2d 656)。

争点三:技术特征比对与结合动机

技术层面,Nielsen 试图把权利要求 4 的「降低分辨率」限缩为说明书披露的像素合并(binning),并主张权利要求要求「仅第一幅图像」降分辨率、且降分辨率须发生在面部分析「之内」而非「之前」。CAFC 逐一否定:权利要求 4 的文字是「降低一个分辨率」,并未限于 binning,Tian 的降采样(down-sampling)同样落入;权利要求文本中既无「仅」字,也无先后顺序要求。对权利要求 5、6 所谓「两步式面部识别须以全分辨率第二图像进行」的主张,法院指出其建立在同一错误前提之上。

结合动机方面,CAFC 重申 Intel Corp. v. PACT XPP Schweiz AG(61 F.4th 1373)的规则:某一技术领域中已知的「普遍性」改进动机,即便引证文献本身没有任何暗示或建议,也能构成结合动机。本案中「节省处理资源与时间」即属此类。

对中国企业的启示

一、作为 IPR 请求人,引证可以更大胆,但两条路径仍应并陈。本案确认类比现有技术理论可以隐含于请求书、PTAB 亦可自行认定。但更稳妥的做法仍是在请求书中同时明确主张「同一技术领域」与「合理相关」,并附上专家关于「本领域技术人员会去哪里找、会找什么」(Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374)的证词,把程序之争消灭在前端,不必依赖无害错误规则兜底。

二、跨领域学术论文是被严重低估的无效武器。Tian 是一篇面部表情分析的学术论文,与「收视率测量」分属不同产业。本判决表明,只要能把涉案专利的「问题」抽象到技术层面(图像处理、面部检测),学术文献、会议论文乃至外文期刊都可能被采纳。中国企业在做无效检索与 FTO 时,不应把范围局限于同行业专利数据库。

三、作为专利权人,必须警惕说明书的「自我扩张」。说明书里写得越宽(标题、技术领域、背景技术的泛泛表述),日后被用来界定「发明人面对的问题」的口径就越宽,可引证的现有技术池子也越大。中国申请人在美国布局时,应考虑让背景技术聚焦于具体痛点,并确保核心区别技术特征(如本案的「照明源」)真正写入核心权利要求,而非仅停留在说明书或边缘从属权利要求中。

四、主动放弃独立权利要求未必是好交易。Nielsen 在 POPR 阶段 disclaim 了全部三项独立权利要求以求缩小战场,结果 PTAB 仍对 12 项从属权利要求启动审查并全部认定不可专利,专利事实上被掏空。中国专利权人面对 IPR 时,应在放弃权利要求前完整评估各从属权利要求的独立可专利性。

五、权利要求的「客观射程」决定一切。KSR 的这句话在本案被再次放大:主观发明目的、说明书中的动机陈述,都无法替代权利要求文字本身的范围。撰写与答辩时,切勿指望用说明书的叙事去「救」文字过宽的权利要求。

案件展望

本判决为先例判决,将直接约束此后 PTAB 与联邦地区法院对类比现有技术的认定。Nielsen 仍可申请全院复审(en banc)或向最高法院申请调卷令,但鉴于本判决主要是对 Bigio、Clay、Netflix、Corephotonics 一系列既有判例的适用与确认,而非规则创设,被推翻的可能性不大。

据 Law360、Bloomberg Law 报道,Nielsen 与 TVision 之间在特拉华州联邦地区法院还有平行的专利侵权诉讼与反垄断反诉在进行,且陪审团已就另一项专利作出不侵权认定。IPR 战场的失利,将实质削弱 Nielsen 在地区法院的谈判筹码。这种「IPR 无效 + 地区法院抗辩 + 反垄断反诉」的组合式防御,正是近年来中国企业在美国应对头部企业专利围堵时值得深入研究的范式。

本文由格知律师事务所(Getech Law Firm)编写,仅供参考,不构成法律意见。如需就美国专利无效、IPR 程序或专利撰写策略获得针对性建议,欢迎与我们联系。

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