「赶出法院还不够,要把专利钉在原地」: CAFC 在 AML IP 诉 Bath & Body Works(No. 2025-1280,2026年8月28日)确认——审判地不当后法院仍可依 §101 驳回
2026年8月28日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 AML IP, LLC v. Bath & Body Works Direct, Inc.(案号 2025-1280)作出先例性(precedential)判决,回答了一个长期存在争议、却几乎没有上诉审先例的程序问题:当地区法院已经认定审判地(venue)不当时,它还能不能在同一份裁定中,继续以《美国法典》第35编第101条(35 U.S.C. § 101)专利适格性为由,作出实体性驳回?CAFC 的答案是:可以,而且在很多情况下这样做更有效率。这为被 NPE(非实施主体)在德州东区等地起诉的企业——包括大量中国跨境电商与消费品出海企业——提供了一条极具价值的防御路径。
案件背景
AML IP, LLC 是一家 NPE,由休斯敦的 Ramey LLP(William P. Ramey III 出庭)代理,在德克萨斯州东区联邦地区法院(E.D. Tex.)对 Bath & Body Works Direct, Inc.、The Buckle, Inc. 以及 Big Lots 等零售商提起专利侵权诉讼,案号分别为 4:22-cv-00216-SDJ、4:22-cv-00223-SDJ、4:22-cv-00225-SDJ,主审法官为 Sean D. Jordan。
涉案专利为美国专利第 6,876,979 号("'979 专利"),名称为 "Electronic commerce bridge system"(电子商务桥接系统)。其权利要求指向利用一台"桥接计算机"(bridge computer)在不同服务提供商之间充当"清算所"(clearinghouse),以撮合电子商务交易、结算服务费、代垫信用卡手续费与推荐费等——典型的世纪之交商业方法类软件专利。
各被告均在同一份动议中提出两项请求:(1)依《联邦民事诉讼规则》第 12(b)(3) 条主张审判地不当——被告既不"居住"于德州东区,也未在该区实施侵权行为,不满足 28 U.S.C. § 1400(b) 专利专属审判地条款;(2)依第 12(b)(6) 条主张 '979 专利权利要求依 § 101 不具可专利性,原告未能陈述可获救济的诉由。
值得注意的是,地区法院在动议书面辩论结束后中止了案件,理由是这样可以"在裁定动议中提出的门槛性问题时节约司法资源",并援引 In re Apple Inc., 979 F.3d 1332, 1337 (Fed. Cir. 2020) 指出:当事人提出审判地动议后,该动议应享有"最高优先级"(top priority)。随后,地区法院在一份裁定中先认定审判地不当("仅凭这一点,本案就应被驳回"),再认定 '979 专利权利要求依 § 101 无效,并据此第二次驳回。见 2024 WL 3825242 (E.D. Tex. Aug. 13, 2024)。
AML 提出第 59(e) 条动议,请求法院撤销 § 101 部分的驳回、仅保留审判地驳回,被驳回。地区法院回应称,它"并不知悉有任何有约束力的判例,禁止法院在审判地问题与实体问题被一并提交、一并辩论时将其一并处理"。AML 随后上诉——最初误向第五巡回上诉法院提起,后依 28 U.S.C. § 1295(a)(1) 移送至 CAFC。
争议焦点:认定审判地不当之后,法院还能不能碰实体?
AML 在上诉中没有挑战审判地认定或 § 101 认定的实体正确性。它唯一的主张是纯程序性的:地区法院既然已认定审判地不当,就"应当就此打住",不应再作出 12(b)(6) 驳回。
联邦巡回法院的说理
本案由 Prost 法官撰写判决,Bryson、Reyna 法官参审。
第一,审查标准。该问题不属于专利法特有问题,因此适用地区所在巡回区(第五巡回区)法律,按滥用裁量权标准审查地区法院的案件管理决定。见 In re Deepwater Horizon, 988 F.3d 192, 197 (5th Cir. 2021)。
第二,审判地不是管辖权。法院强调,与事项管辖权(subject-matter jurisdiction)不同,审判地是可以放弃的,并不涉及法院的裁判权力本身。判决援引 Lindahl v. OPM, 470 U.S. 768, 793 n.30 (1985)("审判地关乎当事人的便利……而非法院的权力")与 Leroy v. Great Western United Corp., 443 U.S. 173, 180 (1979)(属人管辖与审判地"都是被告的个人特权,而非对法院的绝对约束,均可被放弃")。因此,在依 12(b)(1) 认定缺乏事项管辖权时"仅以该理由驳回"的海量判例,并不能类推适用于 12(b)(3) 审判地异议。
第三,"最高优先级"判例不支持 AML。AML 援引 In re Horseshoe Entertainment, 337 F.3d 429, 433 (5th Cir. 2003) 等要求审判地动议享有"最高优先级"的判例。CAFC 指出三点:其一,该告诫针对的是法院让审判地动议久拖不决、却在实体问题上"一路狂奔"的情形,并未回答"认定审判地不当之后能做什么";其二,本案地区法院恰恰先解决了审判地问题,甚至为此中止了案件;其三,该告诫的目的是保护提出审判地异议的一方(通常是被告),而 AML 是主动选择该法院的原告,难谓有资格据此抱怨。
第四,Swift 系列判例同样不支持。United States v. Swift & Co., 158 F. Supp. 551 (D.D.C. 1958) 等下级法院判例至多确立一项常识原则:法院一般应先处理审判地动议、再处理实体动议,因为审判地问题可能更简单,且若案件被移送,应由受移送法院自行裁判实体动议。但本案地区法院并未移送——各方均未指出可移送的替代法院,AML 也未就不移送提起上诉。
第五,司法经济反而支持地区法院的做法。CAFC 进一步指出,当一份动议同时包含 12(b)(3) 与 12(b)(6) 理由时,同时裁决两项理由具有积极的司法经济价值:它使上诉法院能够在同一次上诉中审查两项裁决。反之,若地区法院仅以审判地驳回,而上诉审推翻该驳回并发回,地区法院很可能随即以 § 101 再次驳回,从而引发第二次上诉——典型的"零敲碎打式上诉"(piecemeal appeals)。
第六,拒绝就既判力发表咨询意见。AML 的第二项主张是:既然 § 101 驳回对判决结果并非必要,它就不具既判力;既无既判力,就应予撤销。CAFC 拒绝了这一"实质上要求出具咨询意见"的请求,重申判决的既判力范围"只能在后续诉讼中确定"。见 In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303, 1310 n.5 (Fed. Cir. 2011);Apple Inc. v. Voip-Pal.com, Inc., 976 F.3d 1316, 1322 (Fed. Cir. 2020)。
判决结果:维持原判(AFFIRMED)。(因 Big Lots 已提交破产法第 11 章申请,本案对其部分依 11 U.S.C. § 362(a)(1) 自动中止,判决不及于该被告。)
对中国企业的启示
一、"双管齐下"应成为 NPE 诉讼答辩的默认动作。面对德州东区、西区等地 NPE 提起的低质量商业方法/软件专利诉讼,不要在审判地异议与 § 101 抗辩之间二选一。把两者放进同一份 12(b) 动议并同时充分论证,正是本案地区法院做法获得 CAFC 背书的前提——法院明确强调"两项理由被一并提交并一并辩论"。
二、中国母公司通常无法援引 § 1400(b),但美国子公司可以。这是必须厘清的关键点:依 In re HTC Corp., 889 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2018),外国(非美国居民)被告不受专利专属审判地条款保护,依 28 U.S.C. § 1391(c)(3) 可在任何具备属人管辖权的地区被诉。因此,以中国境内主体作为唯一被告时,审判地异议几乎无效;而在美国注册的销售或运营子公司则可主张 § 1400(b)。诉讼策略必须据被告结构分别设计。
三、实体性驳回的价值远高于程序性驳回。仅以审判地驳回,原告可以立即换个法院重新起诉,涉案专利毫发无损;而 § 101 无效裁定——尽管其既判力范围要在后续诉讼中另行认定(CAFC 本次明确拒绝预先表态)——是一份公开的、可被后续被告援引的联邦法院实体判决,对同一专利的后续维权构成实质性打击。争取拿到它,值得额外投入。
四、善用"中止 + 门槛问题"节奏控制成本。本案地区法院在书面辩论结束后中止了案件,避免被告在管辖地争议未决时被拖入昂贵的证据开示程序。这一节奏对预算敏感的中国企业尤其重要:在提交 12(b) 动议的同时申请中止 discovery,是压缩美国诉讼成本最有效的手段之一。
五、注意上诉路径,不要走错法院。AML 最初误向第五巡回上诉法院提起上诉,后被移送至 CAFC。凡"依据与专利有关的国会立法产生"的地区法院终局判决,上诉专属管辖权在联邦巡回上诉法院(28 U.S.C. § 1295(a)(1)),即便上诉争点本身(如本案的案件管理裁量权)适用地区巡回区法律。上诉法院选择错误会直接消耗时间与费用。
结语
AML IP 案在实体法上没有创设新规则——它没有触及 § 101 的 Alice 两步法,也没有改写 § 1400(b) 的解释。但它在程序层面填补了一个真实的空白:审判地不当并不构成法院触及实体问题的障碍;当一份动议同时提出两项理由时,一并裁决甚至是更优解。
对于长期被 NPE 以"起诉成本远低于应诉成本"逻辑施压的中国出海企业而言,这份先例性判决意味着一个更具进攻性的防御选项:不仅要把案子赶出这个法院,更要争取把专利本身钉在原地。