A.L.M. v. Zydex(CAFC 25-1317,2026年5月19日先例性裁定):联邦巡回上诉法院明确"宪法诉权"与"§ 281 法定诉权"分立——四项权利累积测试,中资企业美国专利持有架构与许可协议五项立即合规动作
A.L.M. Holding Co. v. Zydex Industries Private Ltd.(联邦巡回上诉法院案号25-1317,2026年5月19日判决)是Judge Chen主笔的先例性裁定(Precedential Opinion)。该判决撤销了特拉华州联邦地区法院基于"Article III宪法诉权缺失"作出的驳回令,并明确区分了35 U.S.C. § 281的法定诉权与美国宪法第三条的宪法诉权这两套独立分析框架。CAFC坦承自身的诉权判例"并不总是清晰,给地区法院适用先例造成困难",本次裁定首次对"专利所有人保留排他性权利(exclusionary rights)的范围"作出体系性梳理,对所有在美国通过许可、子许可、分拆持有架构主张专利侵权的中国企业具有立竿见影的影响。
案件背景
原告 A.L.M. Holding Company 与 Ergon Asphalt & Emulsions, Inc.(合称"Ergon方")是六项沥青路面铺装方法及组合物专利的所有权人。Ergon方此前与 Ingevity Corporation 签订了一份排他性许可协议,将专利的部分实施权授予Ingevity,但保留了若干关键权利,包括:(1) 在第三方侵权场合共同控制诉讼的权利;(2) 对Ingevity子许可(sublicensing)的事先审查与否决权;(3) 持续收取许可使用费(royalty)的权利。
2024年,Ergon方以六项专利受到侵犯为由,在特拉华州联邦地区法院对印度Zydex Industries Private Ltd. 及其美国关联公司Zydex Inc. 提起侵权诉讼(D. Del. C.A. No. 1:24-cv-00363-JPM)。Zydex随即依据《联邦民事诉讼规则》12(b)(1),以"原告缺乏Article III宪法诉权"为由提出驳回动议。
2024年11月25日,地区法院援引CAFC在Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2007) 与南爱荷华联邦地区法院 Deere & Co. v. Kinze Manufacturing, Inc., 683 F. Supp. 3d 904 (S.D. Iowa 2023) 的论理,认定Ergon方"保留的使用权与子许可审查权并非排他性权利,许可费收益亦不足以支撑宪法诉权",并据此驳回了全部专利侵权请求。Ergon方上诉至联邦巡回上诉法院。
CAFC的核心法律分析
一、明确区分"宪法诉权"与"法定诉权"
CAFC在判决书开篇即指出,Article III诉权与§ 281法定诉权是两套独立的审查:"Article III关注的是原告是否遭受了宪法意义上可识别的损害(injury-in-fact),而§ 281关注的是原告是否符合作为'专利权人(patentee)'起诉侵权的资格——通常体现为:在专利所有人场合,其是否已将'全部实质性权利(all substantial rights)'转让出去;在被许可人场合,其是否已被授予'全部实质性权利'。"
CAFC坦言,在 Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Tech. Corp., 925 F.3d 1225 (Fed. Cir. 2019) 之前,"本院许多判决错误地将'事实损害'分析与§ 281分析合并进行,对二者作同步分析",导致在许可协议分割权利的场合,专利所有人是否仍具备起诉资格的判断长期混乱。本次裁定明确:两套分析虽各自独立,却可在事实层面重叠——也就是说,地区法院不能简单地用"该案是法定诉权案件"为由,将Alfred E. Mann Foundation v. Cochlear Corp.("Mann案")所确立的"排他性权利"标准排除于宪法诉权分析之外。
二、"起诉权"何时构成"排他性权利"
本案最具实操价值的论述,是对"起诉权(right to sue)"何时具有排他性的具体认定:
CAFC援引 Intellectual Tech, LLC v. Zebra Technologies Corporation, 101 F.4th 807 (Fed. Cir. 2024) 与Mann案指出,专利所有人保留的起诉权不是"虚幻的(illusory)"的前提是:(1) 专利所有人对侵权执法保有实质性控制;(2) 无其他当事方有能力干扰、终止或绕过该执法权。换言之,起诉权能否构成"排他性权利",取决于事实结构,而非合同条文是否使用了"sole and exclusive"之类的措辞。
三、Ergon方的子许可否决权挽救了本案
CAFC对本案合同进行了具体审查后认定,Ergon方保留的子许可否决权——即Ingevity不得在未经Ergon方同意、未支付约定使用费的情况下向第三方授予子许可——"有助于维持原告的排他性利益,因为这阻止了被许可人单方授权被诉侵权人实施专利"。
对于Zydex"Ergon方不能通过授予许可来终结诉讼,因此其起诉权不具排他性"的抗辩,CAFC明确驳回:Ergon方仍可通过金钱赔偿和解或要求被诉方停止实施专利来终结诉讼——"即便存在Ingevity的子许可权利,原告仍保有终结其所提起诉讼的实质性能力"。
四、Morrow案被严格区分
CAFC同时严格区分(distinguish)了地区法院倚赖的Morrow案:Morrow案中原告根本不是专利所有人,其"起诉权"通过合同被与专利所有权及全部基础专利权利(制造、使用、销售、许可、子许可、收取许可费等)切割分离持有于不同实体之手;而本案中Ergon方仍是专利的法律所有人,并保留了起诉、子许可控制、许可费收益三项权利,构成权利的累积保留,足以支撑Article III诉权。
对中国企业的启示
1. 慎选"全包式"专利排他许可,避免无意中丧失起诉资格——许多中国母公司在美国通过设立Holding LLC + 运营子公司双层架构持有专利,并将"全部实施权"打包授予运营子公司或战略合作伙伴。本案警示:若"全部实质性权利"已转移给被许可人(特别是单一受让人保有制造、使用、销售、子许可、收取许可费及独立起诉权),母公司可能在未来的侵权诉讼中被认定缺乏Article III诉权而被驳回。建议在签署排他许可前进行"排他性权利地图(exclusionary rights mapping)"评估。
2. 在许可协议中明确保留"四项关键权利"作为诉权安全网——基于本案与Mann案的指引,专利所有人至少应保留:(a) 实质性起诉控制权(不仅是"协助"诉讼,而是对是否起诉、和解条款有否决权);(b) 子许可事先审批/否决权;(c) 持续许可费收益;(d) 在许可期满或被许可人重大违约时权利自动回归的条款。这四项权利的累积,是本案中CAFC认定Ergon方具备宪法诉权的核心事实基础。
3. 区分"宪法诉权抗辩"与"法定诉权抗辩"两条防线——对于在美国被诉侵权的中国被告方而言,本案同样具有反向意义:可在适当案件中以12(b)(1)(subject matter jurisdiction,宪法诉权)提出动议,相较于仅以12(b)(6)抗辩,前者属于法院"应当审查"的根本管辖问题,可在诉讼任何阶段提出,且败诉方不享有 res judicata(既判力)保护。
4. 注意"独占许可+共同起诉"结构的合法性——若中国母公司与美国分销/制造合作伙伴采用"独占许可+原告共同起诉"模式,应在合同中明确:(a) 双方均为"必要共同原告(necessary co-plaintiffs)";(b) 任何一方均不得未经另一方同意单独和解或许可。如此可同时满足Federal Rule 19联营当事人规则与Article III诉权双重要求。
5. 对外许可前进行"§ 281 + Article III"双重压力测试——建议中国企业的IP法务团队在每一份外向许可签订前,由美国专利诉讼律师对照A.L.M. v. Zydex、Mann、Lone Star Silicon、Intellectual Tech v. Zebra四案的事实模式作"压力测试",确保未来若需在美国起诉侵权,原告资格不出现致命瑕疵。这一前期评估的成本远低于诉讼后期因诉权缺失而被驳回的损失。
案件展望
本案在被发回特拉华州联邦地区法院(D. Del. C.A. No. 1:24-cv-00363-JPM)后,将进入实体侵权审理阶段。值得关注的后续争议焦点包括:(1) Zydex是否就六项沥青路面专利提出无效抗辩与IPR并行策略;(2) Ergon方能否就Zydex美国关联公司Zydex Inc.建立跨境侵权(cross-border infringement)的事实链条;(3) CAFC本次裁定确立的"排他性权利累积测试"是否将被其他巡回适用于商标、版权与商业秘密领域类似的诉权争议。
从更宏观的视角看,A.L.M. v. Zydex与近期 Intellectual Tech v. Zebra(2024)、Lone Star Silicon(2019)共同构成了CAFC近七年来对"分拆持有专利+排他许可"商业架构进行诉权审查的系统性收紧。对于正在或即将通过美国子公司、特殊目的载体(SPV)、专利持有公司(PHC/NPE)持有美国专利的中国企业而言,现在是审计许可协议、堵塞诉权漏洞的最佳时机。
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