优先权声明 ≠ "引用并入":Team Worldwide 诉 Intex 案(Fed. Cir. No. 20-1975)给中国优先权申请人敲响的警钟

2021年9月9日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 Team Worldwide Corp. 诉 Intex Recreation Corp.(案号 No. 20-1975)一案中作出判决,维持美国专利商标局专利审判与上诉委员会(PTAB)在授权后复审(post-grant review,PGR)程序 PGR2019-00015 中的裁定,认定 Team Worldwide(下称 TWW)所持 美国第 9,989,979 号专利('979 专利)的权利要求 1–5 因不确定(indefinite)而无效,违反 35 U.S.C. § 112(b)。本案合议庭由 Newman、Taranto、Chen 三位法官组成,Chen 法官撰写意见(非判例性意见)。本案最深刻的教训,藏在一个被中国申请人反复忽视的细节里:在申请数据表(ADS)中作出的优先权声明,并不等于把在先(尤其是外国)申请的披露内容"引用并入(incorporation by reference)"到本申请的说明书中。恰恰是这一字之差,让一份本可救命的中文优先权文件形同虚设。

案件背景

'979 专利指向一种自动维持充气产品(如气垫床)内部气压的"充气模块(inflating module)",其核心权利要求限定了一个"压力控制组件(pressure controlling assembly)",用以监测气压、并在气压低于阈值时自动启动补充供气装置。

本案的关键在于一条优先权链:'979 专利的申请日为 2014 年 8 月 29 日(属 AIA 之后),向上主张 2011 年 5 月 20 日提交的美国 第 13/112,847 号申请('847 母案,属 AIA 之前)的利益,而 '847 与 '979 又共同主张 2010 年 5 月 21 日提交的中国专利申请 CN 201010186302(CN '302)的优先权。

关键事实是:CN '302 中文申请披露了远比美国同族详尽的结构——它具体描述了包含"气阀板 121""腔室 122"的"空气压力控制机构"如何随气压变化而动作,以及开关 13 如何接通/断开以启停自动补气。然而,'847 与 '979 都只是"主张"了 CN '302 的优先权,却从未将 CN '302 的内容"引用并入"其说明书。其美国说明书几乎只用功能性语言描述"压力控制组件",对 121/122 等元件不作任何结构性解释。

2019 年,Intex 提起 PGR,主张 '979 专利符合授权后复审资格,且权利要求 1–5 无效。PGR 仅适用于受 AIA 首次申请制约束(即至少一项权利要求的有效申请日在 2013 年 3 月 16 日之后)的专利。因此,'979 是否落入 PGR 射程,取决于其能否凭借 '847 母案获得 AIA 之前的优先权日。

核心法律分析

一、"组件"沦为功能性"黑盒":§ 112(f) 的认定

PTAB 与 CAFC 一致认定,"pressure controlling assembly"虽未使用"means"一词,但仍构成 § 112(f) 下的"手段加功能(means-plus-function)"限定。依据 Williamson v. Citrix Online(792 F.3d 1339(Fed. Cir. 2015,全席判决))与 MTD Products v. Iancu(933 F.3d 1336(Fed. Cir. 2019)),"assembly(组件)"属于与"means"类似的通用"黑盒"或"虚词(nonce term)",再叠加"configured to(被配置为)"等纯功能性表述,整个术语本质上只描述了功能、而未指明结构。法院特别指出,权利要求、说明书与审查历史均未赋予该术语确定的结构含义;专家也未能证明该词在本领域被用来指代某一特定结构或结构类别。

二、缺失"对应结构"导致 § 112(b) 不确定

一旦落入 § 112(f),专利权人就必须在说明书中披露与每一项所述功能相对应的结构,否则权利要求即因不确定而无效(Williamson)。'979 专利至少未能为"自动启动补充供气装置"这一功能披露任何对应结构。TWW 的专家 Stevick 试图主张图 1 中的元件 13 是一个"限位开关",但说明书从未将 13 描述为开关、也未说明其与 121/122 的连接关系;专家给出的理由("不然为什么把它放在那里?")被斥为结论性、无依据(conclusory)。结构既不存在,权利要求 1–5 遂被认定 § 112(b) 不确定。

三、本案核心:优先权声明(ADS)≠ 引用并入(incorporation by reference)

真正致命的一步在于:能够提供上述"对应结构"的详尽披露,本来就存在于 CN '302 中文申请之中。TWW 因此辩称,CN '302 在审查过程中已提交、属于审查历史的一部分,可据以为权利要求"链接"结构(援引 B. Braun Medical v. Abbott,124 F.3d 1419(Fed. Cir. 1997))。

CAFC 明确驳回了这一论点,理清了两个常被混淆的概念:

(1)优先权/利益声明只确立"有效申请日",不导入"披露内容"。TWW 在申请数据表(ADS)中作出的、对 '847 与 CN '302 的优先权主张(依 35 U.S.C. § 120 / § 119),其法律效果仅是争取更早的申请日;它不会把在先申请说明书的文字内容并入本申请,从而不能用来满足 § 112 的书面描述或对应结构要求。并且,依 Lockwood v. American Airlines(107 F.3d 1565(Fed. Cir. 1997)),优先权链上的每一份祖辈申请都必须独立满足书面描述要求;'847 母案本身缺乏对应结构,已先行"折断"了优先权链。

(2)只有"引用并入"才能把他文件的披露变成本申请披露的一部分。法院指出,B. Braun 所称的"审查历史",指的是申请人在审查中作出的明确陈述(affirmative statements)可用以链接结构与功能;而仅仅提交一份文件本身,并不足以履行专利权人披露结构的义务。法院因此拒绝用一份"其潜在相关披露已被排除在美国专利同族之外的中文优先权文件"来为"压力控刵组件"提供结构对应关系。换言之:CN '302 里写得再清楚,由于从未被"引用并入"美国说明书,在美国专利法上等于不存在。

由于 '847 母案无法支持权利要求,'979 无法获得 AIA 之前的优先权日,遂被认定符合 PGR 资格、并最终因 § 112(b) 不确定而全部无效。CAFC 予以维持。

对中国企业的启示

一、优先权声明与"引用并入"是两件事,务必双轨并行。在 ADS 中勾选并填写对中国在先申请的优先权主张,只解决"申请日";要让中国申请的技术披露成为美国申请说明书的一部分、可用于支撑 § 112 与功能性限定的结构,必须在说明书中以明确语言引用并入该在先申请(参见 37 CFR 1.57、MP

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