VDPP v. Volkswagen案：联邦巡回法院审理和解许可与专利标记义务的关键问题
2026年4月9日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就VDPP, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc.一案（案号：24-2226）举行了口头辩论。该案涉及美国专利法中一个极为重要但常被忽视的问题：当专利权人通过和解协议授予许可（且被许可方否认侵权）时，是否会触发美国法典第35编第287条(a)款规定的专利标记义务？本案的裁决将对专利许可实践和NPE（非实施实体）的诉讼策略产生深远影响。
案件背景
VDPP, LLC是一家非实施实体（NPE），其持有美国专利第9,426,452号，该专利涉及3D显示系统技术。该专利于2022年已经到期。然而，在专利到期18个月之后，VDPP仍然向德克萨斯州南区联邦地区法院提起诉讼（案号：H-23-2961），要求大众汽车集团美国公司支付诉前损害赔偿金。
在此前的诉讼中，VDPP曾与其他11名被告达成和解，签订了许可协议。值得注意的是，这些和解协议中的被许可方均否认存在侵权行为。核心争议在于：这些和解许可是否构成第287条(a)款意义上的"许可"，从而要求专利权人或其被许可方在相关产品上标记专利号？
法律争议焦点
美国专利法第287条(a)款规定，专利权人及其授权的被许可方有义务在受专利保护的产品上标注专利号（即"专利标记"）。如果未履行标记义务，专利权人在侵权诉讼中将无法获得提起诉讼之前的损害赔偿。
本案的关键法律问题是：通过和解协议达成的许可——特别是被许可方否认侵权的情况下——是否构成触发标记义务的"许可"？如果答案是肯定的，那么VDPP在未确保其11家和解被许可方进行专利标记的情况下，将无权主张诉前损害赔偿，这将大幅削减其可能获得的赔偿金额。
专利标记义务的现行判例法
为了更好地理解本案争议，有必要梳理美国专利标记制度的现行判例法框架。
"实质性持续"标记标准。根据联邦巡回法院在Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.（138 F.3d 1437, Fed. Cir. 1998）一案中确立的先例，专利权人无需从第一天起就完美标记每一件产品，但必须证明标记是"实质性持续的"（substantially consistent and continuous）。标记不要求完美，但不能是零星、间断的。在举证责任分配上，被控侵权方首先需要证明专利权人（或其被许可方）销售了未标记的专利产品；一旦完成该初步举证，举证责任即转移至专利权人，由其证明自身已遵守标记要求。
标记时间要求：是否可以在诉前"临时抱佛脚"？一个常见的实务问题是：如果专利权人在起诉前才开始标记产品，是否仍可获得赔偿？答案涉及细微但关键的区分。美国专利法并未规定标记必须持续的最短时间。法律仅划定了一条界限：标记开始之前发生的侵权损害赔偿将被排除。因此，即使专利权人在起诉前一天才开始标记，也可以获得自标记之日起的损害赔偿——但标记之前的所有赔偿将永远丧失。联邦巡回法院在Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc.（876 F.3d 1350, Fed. Cir. 2017）一案中进一步明确，一旦专利权人开始合规标记，推定通知即从该时点起生效。法院强调，第287条是一项救济性条款——它限制的是损害赔偿的期间，而非起诉的权利。
被许可方的标记义务。这正是VDPP案的核心难题。根据联邦巡回法院在Amsted Industries Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.（24 F.3d 178, Fed. Cir. 1994）一案中的裁决，标记义务不仅适用于专利权人本身，还延伸至其被许可方。如果专利权人许可他人制造专利产品，而被许可方未进行标记，则即使专利权人自身标记合规，也无法获得通知前的损害赔偿。这为NPE创造了"第287条陷阱"：当NPE通过和解协议与多名被告达成许可（如VDPP与11名被许可方的情况），如果这些和解被许可方未在其产品上标记专利号，NPE将无法向后续被告主张诉前损害赔偿。
NPE/非实施实体的例外。值得注意的是，根据Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.（559 F.3d 1308, Fed. Cir. 2009）的先例，如果专利权人不制造或销售任何实施该专利的产品，且没有被许可方实施该专利，则标记要求不适用——因为根本没有可标记的产品。但一旦NPE授予许可且被许可方开始制造产品，标记义务即被激活。
实际通知：侵权警告函能否替代标记？
第287条(a)款为专利权人提供了获得损害赔偿的两条路径：一是通过标记实现的"推定通知"（constructive notice），二是"实际通知"（actual notice）。即使专利权人从未标记任何产品，如果能证明已向侵权方发出实际通知，仍可从实际通知之日起获得损害赔偿。
实际通知的严格标准。联邦巡回法院对"实际通知"的认定标准非常严格。在Amsted Industries v. Buckeye Steel Castings一案中，法院裁定实际通知要求专利权人向被控侵权方告知具体的侵权事实——通知必须明确指出具体的专利号，并说明被控产品如何侵犯该专利。仅仅发送一封含糊的函件表示"我们拥有专利，您可能存在侵权"是不够的。联邦巡回法院在Gart v. Logitech, Inc.（254 F.3d 1334, Fed. Cir. 2001）中进一步确认，实际通知必须是一种积极的沟通行为，明确指控被告侵犯了特定专利。
侵权警告函（C&D Letter）的实务价值。因此，一封合格的侵权警告函应当包含：具体的专利号、被控侵权产品的型号或名称、以及该产品如何落入专利权利要求范围的具体说明。如果仅仅是"邀请许可谈判"性质的函件，法院可能认定其不构成实际通知。实际通知策略的优势在于：不需要担心标记是否持续一致，也不需要担心被许可方是否合规标记。但其局限性同样明显——实际通知仅对收到通知的特定方有效；而标记则向全世界提供推定通知。
提起诉讼本身构成实际通知。联邦巡回法院在SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.（127 F.3d 1462, Fed. Cir. 1997）中裁定，提起专利侵权诉讼本身即构成实际通知。因此，即使专利权人从未标记且从未发送侵权警告函，仍可获得自起诉之日起的损害赔偿。这也是为什么精明的专利权人通常会在正式起诉前较早发送详细的侵权警告函——警告函发出日至起诉日之间的每一天，都代表着额外的潜在赔偿。
联邦巡回法院的审理
在口头辩论中，由首席法官Moore、法官Lourie和法官Cunningham组成的合议庭对上诉人VDPP的代理律师William Ramey（Ramey LLP）进行了严厉质询。三位法官就专利标记问题、制裁裁定以及Ramey律师本人是否正确上诉了针对其个人的制裁令等多个问题向其施压。
值得注意的是，德克萨斯州南区地区法院（Lee H. Rosenthal法官）此前已驳回了VDPP的诉讼请求，并根据第285条、第1927条及法院固有权力，对VDPP及其律师Ramey处以约207,543美元的制裁金。法院认定VDPP存在"反复的草率错误"以及提出与任何损害赔偿理论无关的和解要求，构成了诉讼不当行为。
尤为值得关注的是，首席法官Moore在庭审中暗示，鉴于现行专利标记规则的"模糊性"，联邦巡回法院可能需要就专利标记要求确立一条"明确规则"（bright-line rule）。这一信号表明，本案的裁决可能不仅解决个案争议，还将为整个专利标记制度带来更清晰的指引。
对中国企业的启示
第一，尽早实施专利标记。中国企业在获得美国专利后，应尽早在其产品上标注专利号。2011年《美国发明法案》（AIA）修正案允许"虚拟标记"——即在产品上标注一个可公开访问的网站URL，该网站列明专利号与产品的对应关系。虚拟标记在实务中日益普遍，特别适合产品型号众多或频繁更新的企业。
第二，和解协议的条款设计至关重要。中国企业在美国专利诉讼中达成和解时，应当仔细审查许可条款对标记义务的影响。建议在和解协议中明确约定标记责任的分配，要求被许可方在其产品上进行专利标记，避免因标记义务问题引发后续纠纷。
第三，善用侵权警告函建立实际通知。中国企业在发现潜在侵权行为时，应尽早发送详细的侵权警告函，明确指出专利号、被控侵权产品及侵权理由。这不仅是商业谈判策略，更是法律上建立"实际通知"的关键步骤，可以最大化潜在的损害赔偿回收期间。注意：模糊的许可邀请函不构成实际通知。
第四，警惕NPE的过期专利诉讼。本案揭示了部分NPE利用过期专利索赔诉前损害赔偿的策略。中国企业在面对NPE诉讼时，应首先核查涉案专利的有效期限和标记合规情况，这可能成为有力的抗辩工具。如果NPE的被许可方未进行标记，可以据此主张NPE无权获得诉前损害赔偿。
第五，诉讼合规风险意识。本案中高达207,543美元的制裁金额警示我们，在美国提起不当专利诉讼可能面临严重的经济后果。中国企业在美国发起专利维权行动前，务必进行充分的尽职调查，确保诉讼主张具有合理基础。
案件展望
联邦巡回法院尚未就本案作出最终裁决。如果法院认定和解许可确实触发第287条的标记义务，将对整个NPE诉讼生态产生重大影响。更值得期待的是，首席法官Moore关于确立"明确规则"的暗示，可能意味着本案将成为专利标记领域的标志性判例，为长期以来困扰业界的模糊地带提供清晰指引。格知律师事务所将持续关注本案进展，并及时为客户提供最新法律动态分析。