mCom IP v. City National Bank(CAFC 24-2089,2026年5月15日先例性裁定):PTAB 无效裁决"溢出"地区法院的边界——中资金融科技与银行技术企业 §285 律师费抗辩的五大战术启示

2026年5月15日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)就 mCom IP, LLC v. City National Bank of Florida(No. 24-2089)作出先例性裁定,一边维持地区法院基于 PTAB 在先 IPR 程序认定 mCom 涉案 e-banking 专利权利要求显而易见的判决,一边推翻地区法院依 35 U.S.C. § 285 作出的约 8.7 万美元律师费及对原告律师 5 万余美元的 28 U.S.C. § 1927 制裁。本案为 PTAB 无效裁决在平行地区法院诉讼中的"溢出"边界、"例外案件"标准的实务门槛,以及非实施实体(NPE)滥诉证据的举证要求,划下了一条清晰的红线。对于身处美国 e-banking、移动支付、ATM 与开放银行技术领域的中资金融科技与银行技术企业,本案提供了一份兼具进攻与防御价值的实战手册。

案件背景

mCom IP 系一家专利持有公司(patent assertion entity),其主张的 美国专利 No. 8,862,508("System and Method for Unifying E-Banking Touch Points and Providing Personalized Financial Services")涉及一种统一 e-banking 触点(ATM、网站、无线设备等)的多通道服务器系统,可为金融机构提供跨触点的统一功能控制。

在 mCom 于佛罗里达南区联邦地区法院起诉 City National Bank of Florida 之前,'508 专利的若干权利要求已被 Unified Patents 通过多起 inter partes review(IPR)程序在 PTAB 成功无效。

地区法院随后在 City National 提出的驳回动议中,依 35 U.S.C. § 103 显而易见性认定 mCom 起诉所主张的权利要求与 PTAB 已无效的权利要求在"专利上不可区分"(patentably indistinct),同时认定 mCom 未充分起诉侵权,遂以"撒网式起诉"(shotgun pleading)和"无法理解的权利要求对照表"为由驳回起诉,并拒绝第二次修正起诉状。其后地区法院依 35 U.S.C. § 285 判予 City National 律师费、并依 28 U.S.C. § 1927 对 mCom 的代理律师作出制裁,治安法官建议两项合计金额超过 8.7 万美元,其中 5 万余美元为对律师的个人制裁。mCom 仅就权利要求 17 提出上诉。

§ 101 不能"治愈" § 103:权利要求 17 的命运

mCom 在上诉中主张:(一)地区法院实际上并未无效化权利要求 17;(二)权利要求 17 在 § 101 下属于可专利的客体。CAFC 干脆利落地否决了第一项主张——地区法院的裁定明确写明权利要求 17"并未为其所从属的独立权利要求增添可专利的实质"。对于第二项主张,CAFC 直言"完全偏离重点"(simply beside the point):通过 § 101 可专利性审查并不能回答 § 103 显而易见性问题。两个条款各管各的。值得一提的是,同日 CAFC 还在关联案 mCom IP v. HSBC Bank USA(No. 24-1828)中以起诉状缺陷为由维持驳回。

PTAB"溢出"地区法院:附带禁反言的实务边界

本案最具实务价值的法律点是:地区法院通过认定涉案权利要求与 PTAB 已无效权利要求"专利上不可区分",将 PTAB 的无效裁决"溢出"至未在 IPR 中正面审查的同族权利要求。这是 附带禁反言(collateral estoppel) 在 IPR 与地区法院之间的典型映射——只要范围实质相同,PTAB 一次无效便可"清算"整个专利族。对在美被诉的中资被告而言,这是一把"借力打力"的利剑。

§ 285 例外案件的"非自动"边界

但 CAFC 同时给"借力打力"踩下了刹车。即便 PTAB 在先无效裁决可作为显而易见性认定的起点,CAFC 仍然认定:仅有"无效"在法律上不足以支撑 § 285 例外案件认定。City National 未能解释为什么地区法院涉案权利要求"在范围上不可能合理地与 PTAB 已无效权利要求存在实质不同"——尤其考虑到 PTAB 的"证据优势"标准与地区法院"清晰且令人信服"的更高证明标准之间的差异。

地区法院虽指出 mCom 的初始起诉状是"撒网式起诉"、修正起诉状包含"赤裸主张"和"无法理解的对照表",CAFC 强调:起诉状形式瑕疵乃至缺乏实体合理性,均不足以独立支撑 § 285 费用判决。City National 还试图以"NCR 客户"身份援引 mCom 与 NCR Corporation 的在先和解协议,但地区法院从未就此作出认定。City National 提及 mCom 此前多起"骚扰价值和解"(nuisance value settlement)诉讼,但未能提交和解金额或那些案件是否涉及 '508 专利的具体证据。

§ 1927 律师个人制裁的更高门槛

关于对 mCom 代理律师 5 万余美元的 § 1927 制裁,CAFC 重申:律师必须 明知或鲁莽地(knowingly or recklessly) 追诉无理由请求,方可受罚。地区法院从未明确认定 mCom 的诉讼"无理由",且 mCom 在无效、侵权、许可三方面的立场并非"完全无据"。律师"缺乏勤勉"(lack of diligence)并不等于"无谓阻挠"(needless obstruction)。

对中资金融科技与银行技术企业的启示

一、IPR 与地区法院诉讼应同步规划,最大化 PTAB"溢出"效应。对于被 NPE 在美国地区法院起诉的中资 e-banking、移动支付、ATM、开放银行、SaaS 与跨境支付企业(含中资银行美国分行的技术供应商及在美开展业务的金融科技子公司),应在收到诉讼后第一时间评估涉案专利及其专利族在 PTAB 的可挑战性,争取一次 IPR 无效裁决"一举多得"。

二、§ 285 律师费抗辩需"另行举证",不能仅凭 PTAB 战果。即便 PTAB 已无效相关权利要求,争取 § 285 费用裁决仍需在地区法院独立证明案件"特别突出"(exceptional),包括对方在范围实质相同性上的不合理坚持、起诉状故意瑕疵、明知不可主张仍坚持等。仅有"无效"事实远远不够。

三、§ 1927 律师个人制裁门槛极高,攻守两端各有应用。原告方律师须"明知或鲁莽"才会被制裁,这意味着中资被告若希望追责对方律师,须举证其主观恶意;反之,中资企业作为原告(如华为、华星、京东方、TCL 等运营的攻防性 NPE 子公司)在美国发起专利诉讼,主观诚信审查标准给予了较大的诚信缓冲。

四、§ 101 / § 103 双轨防御需独立部署,不可交叉对冲。抗辩可专利性时务必同时铺设 § 101(抽象概念例外)与 § 103(显而易见性)两条独立路径——本案明确:通过其中一条并不"治愈"另一条。

五、被告"许可链条"抗辩需提前固定证据。City National 试图以"NCR 客户"身份援引 mCom 与 NCR 的在先和解协议未果,根因在于未在地区法院充分固定和解协议的客户范围条款。中资企业在采购美国第三方技术(如核心银行系统、ATM 设备、银行 SaaS)时,应在采购合同中明确要求供应商提供专利侵权赔偿(IP indemnity)及在先和解协议的客户覆盖条款,并保留可在地区法院"一击即中"的合同证据链。

案件展望与结语

mCom IP v. City National Bank 与同日宣判的 mCom IP v. HSBC(No. 24-1828)一道,是 USPTO 主任 John Squires 于 2026 年 5 月 14 日 IPR 先例性裁定(IPR2026-00097,已在前一篇博文中详述)之后,CAFC 在 PTAB-地区法院互动机制上的又一次精细化校准。两案共同传递的信号清晰:PTAB 在先无效裁决可以"溢出"地区法院,但"溢出"并不自动等同于"例外"。对深耕美国 e-banking 与金融科技市场、并面临 NPE 系统性诉讼压力的中资企业,本案既是一份"借 PTAB 之力速决地区法院"的进攻手册,也是一份"赢得无效却未必拿到律师费"的预期管理指南。

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