IPR 律师费"无法追偿"再次确认:Extremity Medical v. Nextremity Solutions(CAFC 25-1160,2026年5月11日)——35 U.S.C. § 285 的边界与中资被告的成本对冲难题

2026年5月11日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 Extremity Medical, LLC v. Nextremity Solutions, Inc.(案号 25-1160) 一案中作出非先例性判决(Nonprecedential,Lourie 法官撰写),维持特拉华联邦地区法院的裁定:被告 Nextremity 虽然在地区法院与并行的 IPR(多方复审) 程序中"双线全胜",但其向地区法院申请的 $343,660.86 IPR 律师费 不予赔偿,仅可就地区法院诉讼本身获赔 $52,573。CAFC 再次确认:35 U.S.C. § 285 项下的"例外案件"律师费奖励,不延伸至当事人自愿提起的并行 IPR 程序。这一判决对正在或即将在美国遭遇专利诉讼、并以 IPR 作为防守利器的中资企业,具有重要的成本规划与战术启示。

案件背景

原告 Extremity Medical, LLC 是一家骨科植入物公司,持有 美国专利 No. 8,303,589('589 专利),涉及一种用于骨科植入的医疗器械。2022 年,Extremity 在特拉华联邦地区法院(D. Del. Case No. 1:22-cv-00239)起诉竞争对手 Nextremity Solutions, Inc. 侵犯 '589 专利。Nextremity 随即向 USPTO 专利审判与上诉委员会(PTAB)提起 IPR 程序,并申请地区法院中止诉讼以待 IPR 裁决。地区法院准许中止。

PTAB 最终 认定 '589 专利的相关权利要求无效,IPR 进入终局。CAFC 维持 PTAB 裁决。回到地区法院后,Nextremity 援引 35 U.S.C. § 285 申请将本案认定为"例外案件",并同时主张地区法院与 IPR 两条战线的全部律师费及成本(合计约 $396,233)。

地区法院裁定本案确属"例外",但仅在 地区法院诉讼范围内 准许 $52,573 的律师费及成本,对 IPR 部分的 $343,660.86 律师费一概拒绝。Nextremity 提起上诉,Extremity 亦就地区法院律师费的部分提起交叉上诉。

CAFC 判决要点:§ 285 与 IPR 程序的法律边界

1. Dragon 案"硬规则"得到再次确认

CAFC 此前已在 Dragon Intell. Prop. LLC v. DISH Network L.L.C.(CAFC 22-1621,2024 年 5 月 20 日) 一案中明确:35 U.S.C. § 285 的"在例外案件中,法院可以判决败诉方支付胜诉方合理律师费"的措辞,不适用于当事人"自愿"提起的并行 IPR 程序。理由是 IPR 是一项独立于地区法院之外、由 PTAB 主持的行政程序,并非"为审理该地区法院案件而必须经过的程序"。本案中 CAFC 再次援引 Dragon,确认此规则的稳定性。

2. Sullivan v. Hudson 的适用极其狭窄

Nextremity 援引最高法院 Sullivan v. Hudson, 490 U.S. 877 (1989) 一案,主张当行政程序"与司法诉讼的解决紧密关联且为获取国会立法所追求结果所必需"时,该程序应被视为可获律师费奖励的诉讼组成部分。CAFC 明确指出,Sullivan 案所处理的是 "地区法院依法发回(remand)行政机关、且行政机关必须强制审理" 的极其狭窄场景,与本案中 Nextremity 主动选择 提起的 IPR 程序在性质上有本质区别。

判决原文写道:"The fact that the IPR may have downstream effects on district court litigation does not convert it into a proceeding 'intimately tied' to the district court case under Sullivan."(IPR 程序对地区法院诉讼存在下游影响这一事实,并不能将其转化为 Sullivan 案标准下"与地区法院案件紧密关联"的程序。)

3. § 285 的"整体衡量"亦不能撬动 Dragon 规则

Nextremity 进一步主张,依 Octane Fitness v. ICON Health & Fitness, 572 U.S. 545 (2014) 确立的"整体/综合情境"标准,地区法院应将 IPR 表现一并纳入考量。CAFC 同样不予采纳,并指出:"要求地区法院去评估其本身并未参与的程序,超出了 § 285 的合理范畴。"换言之,district court 只能就其亲自审理的程序"判断例外性"

4. 地区法院律师费维持:Extremity 的诉讼策略"严重不足"

关于 Extremity 的交叉上诉,CAFC 认为地区法院将本案认定为"例外"的理由充分:原告在起诉前 未做必要的尽职调查,在 PTAB 程序中 放弃为权利要求作实质性抗辩,在地区法院亦 未提交有意义的实体论证。CAFC 写道:"the record reflects more than ordinary litigation weakness."(本案的诉讼记录所反映的远不止一般意义上的诉讼薄弱。)这种"超越普通诉讼弱点"的状况,足以支撑地区法院的"例外"认定。

对中国企业的启示

本案虽然双方均为美国企业,但其确立的成本规则对在美国遭遇专利诉讼的中资被告具有直接借鉴意义。

启示一:IPR 律师费是不可回收的沉没成本,必须纳入诉讼预算的独立栏目。 本案中 IPR 律师费 $343,660.86,是地区法院律师费 $52,573 的 约 6.5 倍。即便最终在 PTAB 全胜、专利被宣告无效,这笔费用在 § 285 框架下也无法向原告追偿。中资企业制定美国应诉预算时,应将 IPR 与地区法院诉讼的费用 独立列示,不能假定可以通过反向"例外案件"追偿来对冲。

启示二:IPR 是"防御工具",不是"反击赔偿工具"。 在面对 NPE(非实施实体/专利流氓)起诉时,IPR 仍是最有效的"釜底抽薪"路径——一旦 PTAB 宣告专利无效,所有平行的侵权诉讼即失去基础。但企业必须清楚:IPR 的价值在于 "消灭专利",而非"惩罚原告"。无论原告多么不合理,从 IPR 阶段获得费用赔偿在现行规则下都几乎不可能。

启示三:在地区法院的每一步都要"留下抗辩痕迹"。 本案中 Extremity 的"例外"认定,恰恰是因为其在 PTAB 与地区法院"双双不抗辩"。反过来对中资被告而言,若希望日后在"例外案件"评估中占据道德高地——例如反向请求律师费——必须在地区法院阶段 充分披露证据、积极参与 Markman 听证、提交实体性 SJ 动议。否则同样存在被认定为"诉讼能力薄弱"的风险。

启示四:和解时机的战术判断。 Dragon/Extremity 这条规则的副作用是:原告即便明知专利可能被 IPR 击败,也无须担心被反向追偿 IPR 律师费。这反过来意味着 原告的撤诉成本被人为压低,从而降低了通过"威胁追偿律师费"逼迫原告早期和解的杠杆。中资被告在 IPR 立案前的"和解窗口"——即 IPR 受理决定(Institution Decision)作出前——往往是 谈判筹码最大的时间窗,应抓住这一节点积极沟通。

启示五:合理利用 § 285 的"地区法院范围内"维度。 虽然 IPR 律师费不可追偿,但本案再次确认了:地区法院本身的律师费仍是有力的"反制武器"。对原告诉讼能力薄弱、起诉前不做尽调、滥用"碰瓷式"诉讼的 NPE,被告完全可以在地区法院通过 SJ 与"例外案件"动议双管齐下,将原告的滥诉行为转化为可追偿成本。

结语:被告"双线作战"成本结构的法律确认

Extremity Medical v. Nextremity Solutions 一案对中资企业最重要的信号在于:美国专利诉讼的"双线作战"成本,并不能通过事后向原告追偿来对冲。CAFC 对 § 285 的解释保持了 "严格地区法院范围" 的立场,IPR 程序作为"自愿选择的并行行政程序",其费用必须由提起方自行承担。

对正在被诉或评估专利风险的中资企业而言,本案的实操结论非常清晰:第一,把 IPR 视作 "必要的防御投资",而非可追偿成本;第二,在 IPR 与地区法院两条战线上 都要做到充分抗辩,否则不仅可能输掉案件,还可能反过来被对方拿来主张"例外案件";第三,在 IPR Institution Decision 前的窗口期,是中资被告以最低综合成本退出战场的最佳时机,应作为和解谈判的关键时间锚点。

※ 本文所引案例:Extremity Medical, LLC v. Nextremity Solutions, Inc., No. 25-1160 (Fed. Cir. May 11, 2026)(Nonprecedential,Lourie 法官撰写);Dragon Intell. Prop. LLC v. DISH Network L.L.C., No. 22-1621 (Fed. Cir. May 20, 2024);Sullivan v. Hudson, 490 U.S. 877 (1989);Octane Fitness v. ICON Health & Fitness, 572 U.S. 545 (2014);地区法院案号:D. Del. 1:22-cv-00239;涉案专利:U.S. Patent No. 8,303,589。本文为法律观察文章,不构成具体法律意见。

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