一粒胶囊里的"盐重"与"碱重"之争:联邦巡回上诉法院 Otsuka 诉 Hetero 案维持仿制药禁令、撤销担保金豁免——中国药企 ANDA 出海双重警示
2026 年 7 月 1 日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)就 Otsuka America Pharmaceutical, Inc. v. Hetero Labs Limited 案(案号 2025-2016)作出先例性判决:一方面维持特拉华联邦地区法院针对仿制药企 Hetero 发出的初步禁令(preliminary injunction),确认专利权利要求中的化合物名称"右美沙芬"与"奎尼丁"涵盖其盐型而非仅指游离碱;另一方面撤销了地区法院免除专利权人提供 Rule 65(c) 担保金的决定并发回重审。这份"一胜一负"的判决,对计划以 ANDA 途径进入美国市场的中国药企具有双重警示意义。
案件背景
Otsuka(大冢制药美国公司)旗下 Avanir 拥有的美国专利 7,659,282 号('282 专利)覆盖治疗假性延髓情绪(pseudobulbar affect)的方法:联合给药右美沙芬(dextromethorphan)与奎尼丁(quinidine),其中权利要求 1 附有一项关键限定——两者的重量比须为 1:0.5 或更低。品牌药 Nuedexta 每粒胶囊含 20 毫克氢溴酸右美沙芬和 10 毫克硫酸奎尼丁。
2024 年 8 月,印度仿制药企 Hetero 的 ANDA 获 FDA 批准,并计划于 2025 年 7 月上市与 Nuedexta 成分、剂量完全相同的仿制药。Otsuka 随即在特拉华联邦地区法院起诉(案号 1:25-cv-00647-GBW,Gregory B. Williams 法官),先后获得临时限制令与初步禁令。地区法院还以"衡平因素强烈支持"为由,免除了 Otsuka 依 Rule 65(c) 提供担保金的义务。Hetero 就禁令与担保金豁免一并上诉。
争点一:20 毫克是"盐重"还是"活性部分重"?
本案核心是权利要求解释:计算 1:0.5 重量比时,应以实际给药形态(盐型)的重量为准,还是以盐中活性部分(active moiety)的重量为准?按专利披露的换算,20 毫克氢溴酸右美沙芬仅含 15.4 毫克右美沙芬,10 毫克硫酸奎尼丁仅含 8.7 毫克奎尼丁——若采 Hetero 主张的"活性部分"算法,比例为 1:0.56,落在权利要求之外,仿制药即不侵权。
由 Bryson 大法官主笔的多数意见依据 Phillips 案框架逐层审查内在证据,支持了专利权人的解释:其一,从属权利要求 7、8 明确提及化合物的"药学上可接受的盐",依权利要求区分原则,独立权利要求中的化合物名称必然涵盖盐型;其二,说明书在多项临床研究中反复以"右美沙芬 30 毫克"等表述直接指代盐型给药量;其三,审查历史显示审查员同样将权利要求理解为涵盖"右美沙芬或氢溴酸右美沙芬"。法院还援引 Osram 案原则指出:若采 Hetero 的解释,连专利权人自己的 Nuedexta 也会落在权利要求之外——专利起草人"不太可能起草出排除自家产品的权利要求"。
值得注意的是,Dyk 大法官就此发表异议,认为重量比的设计初衷只应比较有治疗意义的活性部分重量,多数意见的解释与发明目的不符。
争点二:Rule 65(c) 担保金几乎不可豁免
在担保金问题上,Hetero 获得了重要胜利。联邦民事诉讼规则第 65(c) 条要求申请初步禁令的一方提供担保,用于赔偿"被错误禁止"一方的损失。CAFC 指出,该问题适用地区所在巡回区(第三巡回区)法律,而第三巡回区对豁免的把握"如此罕见,以致该要求几乎是强制性的"(Frank's GMC 案),且从未在禁令阻止商业营利活动的情形下豁免担保(Zambelli 案)。Hetero 上市仿制药显然属于商业营利活动,地区法院以"寒蝉效应"为由免除担保构成法律错误。CAFC 撤销豁免决定,发回地区法院重新确定担保金数额——同时提示 '282 专利将于 2026 年 8 月 13 日到期,剩余时间有限可作为定额考量。
对中国企业的启示
第一,盐型换算不是当然的规避路径。许多仿制药与化学品专利争议都围绕"化合物名称是否仅指游离碱"展开。本案确认:解释以说明书与审查历史的实际用法为准,中国企业在做 FTO(自由实施)分析时,不能仅凭化学常识假定权利要求排除盐型。
第二,警惕"排除自家产品"式解释的败诉风险。若某种解读会把专利权人自己的商业化产品排除在权利要求之外,法院极可能拒绝采纳。规避设计建立在此类解释上,风险极高。
第三,被诉时务必主动争取足额担保金。担保金是被错误禁令方日后获赔的主要保障。本案明确:涉及商业活动的禁令中,地区法院原则上必须要求专利权人提供担保。中国企业作为被告应在禁令程序中及时提出损失测算,争取高额担保。
第四,临期专利仍有"最后一搏"的禁令威力。即便专利只剩一年寿命,品牌药企仍会果断寻求 TRO 与初步禁令阻击仿制药上市。计划"抢先上市"(at-risk launch)的企业必须把禁令时间成本纳入商业决策。
第五,异议意见预留了变数。Dyk 大法官的异议显示盐型重量比的解释并非毫无争议,类似案件中被告仍可结合各自专利的说明书用语争取不同结果。
结语
本案是 CAFC 以先例性判决同时厘清"盐型权利要求解释"与"禁令担保金"两大实务问题的少见案例。对志在美国仿制药与化工市场的中国企业而言,它既是权利要求解释方法论的一堂公开课,也是禁令攻防中不可忽视的程序性武器指南。格知律师事务所将持续关注发回重审后担保金数额的确定及本案后续进展。