一个“碳原子”葬送十亿美元专利:联邦巡回上诉法院 Enanta 诉 Pfizer 案——临时申请笔误与优先权“书面描述”红线

2026年6月23日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 Enanta Pharmaceuticals, Inc. 诉 Pfizer Inc.(案号 No. 2025-1427)一案中作出裁决:因临时申请(provisional application)中一个“碳原子”的笔误,Enanta 用以起诉辉瑞新冠口服药 Paxlovid 的专利被全部认定无效。一个看似微不足道的下标数字,让一项原本可主张2020年优先权的专利彻底失去了优先权日,并被辉瑞的中间公开内容所“抢先”(anticipation)。对所有在美国申请专利、依赖临时申请抢占优先权日的中国企业而言,这是一堂代价高昂的警示课。

案件背景

涉案专利为美国第 11,358,953 号专利(下称“’953 专利”),指向抑制冠状病毒复制的化合物及方法,由一件于2021年11月9日提交的非临时申请获得授权。’953 专利主张其优先权来自 Enanta 于 2020年7月20日 提交的第 63/054,048 号临时申请(下称“’048 临时申请”)。

问题出在一个化学取代基的定义上。’048 临时申请记载的是 —NHC(O)—C2-C12-alkyl(即含2至12个碳原子的烷基),而后续的 ’953 专利记载的却是 —NHC(O)—C1-C12-alkyl(额外纳入了仅含1个碳原子的烷基)。2021年4月6日,辉瑞公开披露了蛋白酶抑制剂 nirmatrelvir(即 Paxlovid 的活性成分),而该化合物恰恰带有一个 —NHC(O)—C1-alkyl(单碳)取代基。Enanta 称其于2021年7月才发现临时申请中的“C2”系笔误、本应为“C1”,遂在2021年7月19日提交了改正后的非临时申请。2022年6月,Enanta 起诉辉瑞侵权;辉瑞反诉专利无效并申请简易判决。马萨诸塞州联邦地区法院(法官 Denise J. Casper,案号 1:22-cv-10967-DJC)于2024年12月支持辉瑞,认定 ’953 专利因被抢先而无效。

核心法律分析:优先权的“书面描述”标准

CAFC 由 Lourie 法官 主笔(Bryson、Chen 法官组成合议庭),以“重新审查”(de novo)标准维持了简易判决。法院明确指出,本案的关键并非地区法院所纠结的“法院能否纠正专利中的明显笔误”,而是一个更基础的问题:临时申请对 —NHC(O)—C2-C12-alkyl 的披露,是否为 ’953 专利所主张的 —NHC(O)—C1-alkyl 提供了充分的 书面描述支持(written description support)

依据 35 U.S.C. § 112Lockwood v. American Airlines(107 F.3d 1565)等先例,要享有在先申请的优先权日,专利链条中的每一件申请都必须满足书面描述要求——即在先申请须以足够细节描述后续主张的发明,使本领域技术人员能够确信发明人在申请日就已“拥有”(in possession)该发明。法院认定,“C2”与“C1”是截然不同的两个范围:“C2-C12”明确不包含单碳烷基,因此根本无法为“C1”提供支持。

对于 Enanta 专家提出的“笔误”主张,法院亦不认可:专家所指的不一致出现在“alkyl(烷基)”的一般定义中,而非具体取代基 —NHC(O)—C2-C12-alkyl 的披露处;本领域技术人员无法仅凭别处的笔误,就认定此处的 C2 实为 C1。法院还区分了 35 U.S.C. § 251 再颁(reissue)及 Novo Industries 案中“法院纠正已授权专利明显错误”的规则,强调本案争议的是临时申请的内容,且该“错误”的存在本身“完全可以合理争辩”。法院以一个生动比喻收尾:披露了乙醇(两个碳的常见酒精)并不等于披露了甲醇(一个碳、对人剧毒的酒精)——结构相近的化合物,绝不能彼此互相代替。

对中国企业的启示

第一,临时申请绝非“占坑”的草稿,其内容直接决定优先权能否成立。 很多企业误以为临时申请只需粗略提交、待12个月内的正式申请再行完善。本案表明:正式申请中任何超出临时申请披露范围的内容,都无法享受优先权日,一旦此间出现他人公开或销售,专利即可能被抢先而无效。

第二,化学、材料、生物领域的数值范围与结构式必须逐字核对。 一个下标、一个数字区间、一个 Markush 结构的成员差异,都可能成为致命缺陷。提交前应安排技术人员与代理人对说明书、权利要求、定义部分进行交叉比对。

第三,“明显笔误”不是万能解药。 法院明确:在地区法院或诉讼阶段试图把申请文件的瑕疵解释为“明显笔误”门槛极高,且临时申请并不适用专利局的再颁纠错程序。与其事后补救,不如事前杜绝。

第四,警惕“中间公开”风险,加快正式申请节奏。 竞争对手的产品发布、学术披露、甚至己方的市场动作,都可能在优先权“断裂”时成为抢先的现有技术。涉及热门赛道(如创新药、半导体、新能源)的中国企业,应尽量缩短临时申请与正式申请之间的实质性修改空间。

第五,重视专家证据的“针对性”。 本案中专家意见因未直接指向争议取代基而被认定无法制造“事实争议”。在美国诉讼中,专家证词必须精准对应具体技术特征,泛泛而谈难以扭转简易判决。

案件展望与结语

本案为 CAFC 在优先权与书面描述交叉地带划出了一条清晰红线:优先权的取得“仅及于已披露的内容”,而非发明人“本应披露”或“原本设想”的内容。对依赖美国专利布局保护核心技术的中国企业而言,Enanta 的教训提醒我们——专利的价值往往在最初提交临时申请的那一刻就已被锁定。文件撰写的每一处精确,都是日后维权时不可逾越的边界。建议中国申请人在提交任何美国临时申请前,建立严格的技术-法律双重校对机制,把“一个碳原子”的风险消灭在源头。

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