脚注里赔掉的IPR胜局:CAFC在DK Crown v. AG 18案确认"笔误"例外极窄边界

引子:一个"脚注"赔掉的IPR胜局

2026年5月6日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 DK Crown Holdings Inc.(前称 DraftKings Inc.)v. AG 18, LLC(2024-2078,非先例性判决)中维持了 PTAB 的 IPR 终决定:尽管 DraftKings 成功推翻了对方"位置受限网络博彩"专利(U.S. Patent No. 9,978,205,下称"'205专利")共 30 项权利要求中的 29 项(即权 1–17 及权 19–30),但唯独对从属权 18 的挑战因为请愿书(Petition)中漏列一个理由而功亏一篑。DraftKings 试图在答辩书(Reply)的脚注里"补救"这个失误——CAFC 直白拒绝:IPR 请愿不能事后补救,所谓"笔误(clerical error)"例外的适用范围极窄。

对于把 IPR 视为反制 NPE 与美国本土专利权人核心武器的中国企业来说,本判决再次确认了一条"零容忍"规则:请愿一旦提交,理由(grounds)与权利要求(claims)的对应矩阵基本就锁定了。本文系统梳理本案事实、法律分析与对中资企业 IPR 实务的五条具体应对建议。

一、案件背景:30 项权利要求的"29 比 1"

本案涉案专利为 AG 18, LLC 持有的 '205 专利,标题为"Location Based Restrictions on Networked Gaming(联网博彩中基于地理位置的限制)",主张一种点对点(peer-to-peer)博彩系统,能够基于玩家所在位置限制其在线博彩行为。

2022 年,DraftKings 提交 IPR 请愿(IPR2022-01446),以三组理由挑战 1–30 项权利要求的可专利性:

Ground 1 / Ground 2:仅以 Bryson 一篇先有技术文献(U.S. Patent No. 8,460,109)为依据,主张预期(anticipation)或显而易见(obviousness);

Ground 3:以 Bryson 结合 Schlottmann(U.S. Patent Application Publication No. 2007/0298857)为依据,主张显而易见。

关键在于:DraftKings 在请愿书的"理由—权利要求"对照表(J.A. 288)中,对 权利要求 18 仅勾选了 Ground 1 与 Ground 2,并未将其纳入 Ground 3 的挑战范围。其 Ground 3 仅针对权利要求 15–17。

2024 年 3 月 12 日,PTAB 出具终决定(DraftKings Inc. v. AG 18, LLC, No. IPR2022-01446, 2024 WL 1075310, at *41):

1)权 1–17 在 Bryson 下被预期;权 19–30 同样无效;

2)独立权 12 及其从属权 15、16、17 在 Bryson + Schlottmann 下显而易见;

3)从属权 18(继承权 17 全部限制并增加"非货币奖励"特征)——因 DraftKings 仅以 Bryson 单独挑战,而 Bryson 单独无法显示权 15–17 的限制,故 PTAB 认定 DraftKings 未能完成举证责任

意识到失误后,DraftKings 在答辩书的一个脚注中(J.A. 830 n.5)请求 PTAB"以 Ground 3 取代 Ground 1/2"来重新审视权 18。PTAB 拒绝,理由是该请求"超出答辩书的适当范围",违反 Netflix, Inc. v. DivX, LLC, 84 F.4th 1371, 1376–78 (Fed. Cir. 2023) 所确立的"答辩书不得引入请愿书未提理由"规则。DraftKings 向局长申请复议(Director Review),同样被驳回,遂上诉至 CAFC。

二、CAFC 的核心法律分析

1. 答辩书"补救"≠笔误更正:Netflix v. DivX 规则刚性

CAFC 援引 Yita LLC v. MacNeil IP LLC, 69 F.4th 1356, 1365 (Fed. Cir. 2023) 适用"滥用裁量权"标准,指出 DraftKings 在答辩书脚注中"请求以 Ground 3 取代 Ground 1/2 挑战权 18"属于引入请愿书完全未提的新理由。法院明确表态:"Our case law explains that the Board cannot entertain theories absent from the petition."(PTAB 不能审议请愿书未提的理论。)

法院进一步列举驳回该脚注的多重理由:

第一,DraftKings 是在 IPR 立案之后才提出该请求;

第二,DraftKings 从未申请修改请愿书(move to amend its Petition)来弥补疏漏;

第三,该脚注并非对专利权人答辩(patent owner response)的回应;

第四,脚注未解释为何 PTAB 应当在立案后采纳新理由。

这四条要素串联起来,几乎堵死了任何"事后补救"的路径。

2. Voice Tech 例外的精确边界

DraftKings 援引 Voice Tech Corp. v. Unified Patents, LLC, 110 F.4th 1331 (Fed. Cir. 2024),主张请愿书漏列权 18 属于"笔误(clerical error)"应予容忍。CAFC 拒绝该类比,并用一句话锁定 Voice Tech 例外的适用边界:在 Voice Tech 中,请愿书通过交叉引用(cross-reference)已经具体指向了拟主张的实体论证("the petition there identified, via cross-reference, the substantive argument the petitioner intended to assert",110 F.4th at 1338)。

而本案中,DraftKings 对权 18 的分析没有任何交叉引用,请愿书"任何位置都未表明 DraftKings 拟以 Ground 3 或 Schlottmann 挑战权 18"。换言之:要援引 Voice Tech 的"笔误"理论,请愿书必须在文本结构层面(哪怕通过交叉引用)已经把所要主张的论证清晰锚定;只是"我本来打算这么写"是不够的。

3. 间接禁反言(collateral estoppel)不能"拼接"

DraftKings 还提出一个创造性论点:既然 PTAB 已认定权 10、12、15、16、17 全部无效,而这些被无效权的限制"加总"等同于权 18 的限制,那么权 18 也应基于间接禁反言(collateral estoppel)无效。

CAFC 援引 Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC, 735 F.3d 1333, 1342–43 (Fed. Cir. 2013) 拒绝该论点:collateral estoppel 要求挑战方证明被无效权与目标权"实质相同",而 DraftKings 的论证未达到该证明标准。法院更直接表态:"This court ... has never applied collateral estoppel in the manner DK suggests—by cobbling together limitations from disparate claims to replicate another claim."(本院从未以 DK 主张的方式适用禁反言——即通过拼接散落于不同权利要求中的限制来复制另一项权利要求。)

三、对中国企业的启示

1. IPR 请愿前必须建立"理由 × 权利要求"矩阵并独立逐项校核。 中资企业被诉美国专利侵权时,高度依赖 IPR 反制。本案再次确认:请愿书中那张"理由—权利要求对照表"(grounds vs. claims scorecard)就是 PTAB 与 CAFC 唯一认可的"挑战边界"。建议委托外部律师事务所提交 IPR 前,由内部 IP 团队对该矩阵执行第二轮独立审核,确保每一项受质疑权(包括从属权)在每一组理由下的独立论证不被遗漏。

2. 从属权要被单独挑战,不能假设"父权倒了,子权就倒"。 本案的核心教训是:哪怕独立权与全部上层从属权均被无效,从属权 18 仍因为请愿书结构性缺失而存活。中资企业在制定挑战策略时,必须把每一项独立及从属权都视为独立标的,分别配置先有技术组合与论证,避免把任何权利要求当作"附带产物"。

3. "笔误"例外极其狭窄——切勿依赖事后补救。 Voice Tech 仅适用于请愿书已经通过交叉引用清晰指向拟主张论证的情形。若内部审稿环节发现请愿书漏列理由,唯一可行的补救途径是在立案前申请修改请愿(motion to amend),而非依赖答辩书脚注。一旦立案完成且修改窗口关闭,绝大多数补救都是徒劳。

4. 局长复议不是兜底——需在 PTAB 阶段就把每一道程序锁紧。 DraftKings 在 PTAB 被拒后申请 Director Review 同样被驳回,CAFC 上诉再败。这意味着 IPR 程序中的每一个早期决定(请愿写作、立案陈述、答辩书边界)都具有"近终局性"。中资企业不应把局长复议或 CAFC 上诉视为安全网。

5. 收尾性论点(如禁反言)需有先例支撑。 本案中 DraftKings 提出的"拼接式 collateral estoppel"论点表面上有逻辑吸引力,但 CAFC 从未承认。中资企业在 IPR 实务中,避免依赖未经先例确认的创新理论作为兜底,特别是在已经存在程序性失误的情况下;与其试图发明新理论,不如确保请愿书本身的结构性周延。

四、案件展望与结语

本判决虽为非先例性(nonprecedential),但其法律论证再次强化了 Netflix v. DivX(2023)与 Voice Tech(2024)所确立的两条规则:第一,PTAB 严格限制答辩书中引入的新理由;第二,"笔误"例外的适用必须有请愿书内部的交叉引用作为锚点。这是 DraftKings 自 2022 年提交 IPR 以来历经 PTAB 终决定、Director Review、CAFC 上诉三道程序后的最终败局,唯一存活的从属权 18 将继续作为 AG 18 在后续侵权诉讼中的"最后一根柱子"。

对于在美国市场布局的中国创新企业而言,IPR 程序的请愿前结构化审核已不再是"加分项",而是必须前置投入的合规底线。格知律师事务所在协助中资客户准备 IPR 请愿时,将"理由—权利要求矩阵"独立交叉校核纳入标准工作流,并以 Netflix / Voice Tech / Yita 三案为基准模板,确保每一项受挑战权的论证完整、每一项从属权的逻辑闭环。这一案件提醒所有 IPR 申请人:在专利无效程序中,策略与文本结构同样重要

Previous
Previous

华盛顿《我的健康我的数据法案》(MHMDA, RCW 19.373)私人诉权浪潮:HIPAA管不到的"消费者健康数据"如何把中资可穿戴、健康App与电商出海企业拖入集体诉讼

Next
Next

4个工作日生死线:SEC网络安全披露新规Item 1.05与Reg S-K Item 106执法升级——中概股FPI与中资在美上市企业2026合规深读