「行政手续」不再够用：联邦巡回法院 Dental Monitoring v. Align（No. 2025-1752，2026年8月10日）推翻 PTAB「Penumbra 规则」——援引临时申请日充当现有技术，须先过 §112(a) 书面描述关
2026年8月10日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc.（No. 2025-1752）作出判例性（precedential）判决，撤销并发回专利审判与上诉委员会（PTAB）在 IPR2023-01369 中的最终书面决定。合议庭由 Lourie、Schall、Taranto 三位法官组成，Lourie 法官撰写意见。判决的核心结论可以概括为一句话：一份美国公开申请要以其临时申请（provisional application）的申请日充当现有技术，援引方必须证明该临时申请对参考文献至少一项公开权利要求提供了 35 U.S.C. § 112(a) 的书面描述支持——这项要求「并非仅是行政手续（not merely ministerial）」。而这一句话，实质上抽掉了 PTAB 自2023年以来据以裁案的判例性决定 Penumbra v. RapidPulse 的法律基础。
案件背景：优先权日恰好卡在临时申请与正式申请之间
Dental Monitoring 持有美国专利第10,755,409号（'409专利），涉及一种通过「深度学习装置」采集并分析患者牙弓图像的方法。Align Technology 提起 IPR，主张权利要求1–15基于三份现有技术的组合而显而易见：WO 2016/066651 A1（Salah）、美国公开申请 2021/0068923 A1（Carrier）以及一篇关于卷积神经网络的论文（Maninis）。
关键在于：'409专利基于外国优先权申请的有效申请日，恰好落在 Carrier 的临时申请日与其正式（非临时）申请日之间。因此 Carrier 能否构成现有技术，完全取决于它是否有权享有临时申请日。PTAB 认定可以——理由是依 Penumbra，AIA § 102(d)(2) 下参考文献只需满足 §§ 119、120 的「行政手续要求」，且在先申请「描述了参考专利中被援引的主题」即可；而 Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.（800 F.3d 1375, Fed. Cir. 2015）确立的书面描述分析只适用于 AIA 之前的法律。
法条文本：「entitled to」三个字不是多余表述
CAFC 从文本出发逐层拆解。AIA § 102(d)(2) 规定，专利或申请以在先申请日「有效提交」的前提，是该专利或申请「有权（is entitled to）依 § 119 主张优先权、或依 § 120 主张在先申请日的利益」。而 § 119(e)(1) 明确要求，后申请中的发明必须在临时申请中「以 § 112(a) 规定的方式披露」。法院据此认定：法条文本「明确将取得优先权资格的条件设定为满足 §112 的书面描述要求」，§ 102(d) 因此吸收了这一实体性要求，文本中没有任何内容为现有技术判断另设一套「更宽松的行政手续标准」。
法院进一步指出，国会选用「entitled to claim a right of priority」而非「claims a right of priority」，指向的是实体资格而非程序动作；PTAB 的解读会使「entitled to」变成多余表述，违反 TRW Inc. v. Andrews 确立的「法条中任何词句均不应被视为多余」这一解释原则。至于 Align 引用的立法史（157 Cong. Rec. S1369–70，2011年3月8日）中「仅需行政手续」的议员发言，法院援引 Exxon Mobil v. Allapattah 回应：具有权威性的是法条文本，而非立法史或任何其他外部材料。
Dynamic Drinkware 的核心关切依然成立
Align 主张 Dynamic Drinkware 仅限于 AIA 前的 § 102(e)。法院回应称，Align「把保留不予裁判混同为实体裁判」——当年脚注只是说该案未涉及「新设的 § 102(d)」，并非认定 § 102(d) 废除了书面描述要求。更重要的是，该案背后的关切依然有效：专利挑战者不应通过援引一份本不足以支撑所主张发明获得专利的在先申请，把现有技术的日期往前「回溯（backdate）」，否则将造成「何为现有技术」的不确定。
法院还特别点明，此前对 Penumbra 的维持是以 Rule 36 即决判决作出的（RapidPulse v. Penumbra, No. 2024-1130，2025年10月14日）。依 Rates Technology，Rule 36 仅确认下级判决结论正确，「不认可也不否定委员会推理的任何具体部分」，不产生先例效力。此外，法院明确写入意见：本案援引 Carrier 临时申请日的目的，并非为 Carrier 专利争取相对于竞争申请的在先地位，而是为 Align「制造针对 '409专利的更早现有技术」服务。
对中国企业的启示
一、作为 IPR 请求人：举证责任显著加重，且必须在提交请求书时就备齐。中国企业在美国被 NPE 或竞争对手起诉后，常以 IPR 反制。今后若依赖某份美国公开申请的临时申请日充当现有技术，请求书就必须同步举证：该临时申请对参考文献至少一项公开权利要求构成 §112(a) 支持。这项举证难以等到审理阶段再补做——请求书的证据边界一旦确定，事后补强空间极为有限。
二、作为专利权人：多了一道可立即使用的抗辩。中国企业持有的美国专利若正被 IPR 挑战，应立即核查请求人依赖的每一份公开申请：其临时申请是否真的支持了后续正式申请的权利要求？在 Penumbra 规则下被轻易放行的参考文献，如今可能整份被排除在现有技术之外。
三、现有技术检索与 FTO 结论需要重新打分。过去的检索报告普遍把美国公开申请的有效日期默认为其最早临时申请日。这一默认前提已经失效——无效性分析中「最好的现有技术」可能因此丧失两三年的日期优势，自由实施（FTO）分析中原以为稳妥的抗辩也可能落空。建议对近三年的关键结论做一次定向复核。
四、自家临时申请的撰写标准必须提高。不少中国企业为抢占申请日，先递交内容单薄的临时申请，一年内再补充完整的正式申请。本判决意味着：临时申请若未对正式申请的权利要求提供 §112(a) 支持，该临时申请日在进攻与防守两端同时失效——既不能用于把自己的公开变成对抗他人的现有技术，也无法在他人挑战时守住自己的日期。临时申请不应被当作「占位文件」使用。
五、注意平行程序的叠加效应。同一件 '409专利的权利要求1、7、12已在 CAFC 2026年7月7日的关联判决（No. 2024-2270）中被认定属 §101 不可专利主题，本案发回后 PTAB 无需再对这些权利要求作出认定。IPR、§101 上诉、地区法院诉讼三条战线的结论会相互吞并，中国企业的应诉策略须在组合层面统一编排，而非逐个程序各自应对。
案件展望
案件已发回 PTAB，由委员会就 Carrier 的临时申请是否提供充分书面描述支持作出事实认定；关联判决（No. 2025-1879，2026年7月21日）中关于 Maninis 公开可获得性的结论已获维持，无需重审。诉讼费用由被上诉人承担。
更值得关注的是本判决的溢出效应：PTAB 自2023年3月以来依 Penumbra 作出的一系列现有技术资格认定，其法律基础已被抽掉。凡涉及援引临时申请日的在审 IPR，双方都应立即重新评估案件价值与和解区间。对以 IPR 作为主要防御工具的中国出海企业而言，这既是一次举证成本的上升，也是一次抗辩空间的扩张——关键在于谁先把新标准写进自己的举证清单。