pH '13' 再上CAFC:Actelion v. Mylan 案两度发回——中资药企 ANDA 路径与等同原则的五大警示

2026年5月13日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)就 Actelion Pharmaceuticals Ltd v. Mylan Pharmaceuticals Inc.(No. 2024-1641)作出 先例性(precedential)判决,由 Taranto 法官撰写多数意见,维持西弗吉尼亚州北区联邦地区法院(N.D. W. Va. No. 1:20-cv-00110)关于 Mylan 仿制药 不构成字面侵权 的事实认定,并进一步确认 Actelion 在等同原则(Doctrine of Equivalents, DOE)下的主张被 "申请历史禁反言"(prosecution history estoppel)"公开-奉献规则"(disclosure-dedication rule) 两项原则独立阻断。本案是同一专利争议第二次走到 CAFC——同一句权利要求中,居然先后揭示出两个截然不同的"隐性歧义"。

对于希望通过 ANDA(简化新药申请)路径进入美国仿制药市场的中国药企而言,这是一份必须细读的判决——它说明 权利要求中的数字限定并不"自我解释",pH、温度、纯度、粒径等参数都可能在 PHOSITA(本领域普通技术人员)视角下出现多重解读,而申请阶段的每一次"缩限修改"都可能在十年之后变成原告律师手中烫手的山芋。

案件背景

Actelion(已被 J&J 收购)持有美国专利 U.S. Pat. No. 8,318,802U.S. Pat. No. 8,598,227,覆盖其原研药 Veletri®(依前列醇 epoprostenol)——一款用于治疗肺动脉高压(PAH)的静脉注射制剂。两件专利的独立权利要求均限定:药物组合物"由 pH 为 13 或更高(pH of 13 or higher)" 或 "大于 13(greater than 13)" 的本体溶液(bulk solution)形成。

Mylan 于 2020 年向 FDA 提交 ANDA 后,Actelion 在西弗吉尼亚北区联邦地方法院依《Hatch-Waxman 法案》提起侵权诉讼。Mylan 抗辩称其仿制药的本体溶液 pH 低于专利权利要求所限定的数值,因此不构成侵权。

第一回合:2023年首次发回重审

本案的关键技术争点是:"13" 这个看似简单的数字究竟代表多少位有效数字?地区法院最初采用四舍五入规则,认定 "pH 13 或更高" 应解读为 "pH ≥ 12.5"。CAFC 在 85 F.4th 1167 (Fed. Cir. 2023) 中撤销了这一构造,指出 不参考外部证据(extrinsic evidence)就无法对 "13" 的精确度作出合理解读,发回重审。

第二回合:温度才是真正的隐藏雷区

发回重审后,地区法院结合 美国药典(USP)、通用化学教科书、双方专家证言 等外部证据,认定 "pH 13 或更高" 应解读为 "在标准环境温度下测得的 pH ≥ 12.98"

各方一致承认,Mylan 本体溶液在 标准室温下 的 pH 显著低于 12.98。但 Actelion 提出新的论点:Mylan 的 ANDA 表明其生产过程在 冷藏温度 下进行;如果在冷藏温度下测量 pH,数值会显著上升至 13 以上——因此 Mylan 仍然侵权。

CAFC 全面驳回了 Actelion 的温度论点,理由有三:

  • 内部证据未支持冷藏温度读数:权利要求本身没有限定测量温度;专利说明书将"碱性环境"定义为 "pH>7"——该定义在化学常识下 仅在标准温度下才成立;审查员的授权理由(reasons for allowance)也未提及任何冷温下读数的必要性。

  • 外部证据一边倒:USP 和化学教科书均明确,制药领域报告 pH 时, 默认是在标准温度(25°C)下测得,除非另有说明。

  • 原告自己的标准:Actelion 本身在专利说明书与 FDA 监管文件中描述 pH 时,亦未明确切换到冷藏温度——这进一步坐实"标准温度即默认"的领域惯例。

等同原则被两道关卡同时阻断

在字面侵权失败后,Actelion 转而主张等同原则——即 Mylan 的工艺与权利要求 "以基本相同的方式(reducing hydrogen ion concentration),实现基本相同的功能(improved manufacturing stability),达到基本相同的效果(composition stability)"。CAFC 同样驳回,并明确指出两条 独立成立 的禁止理由:

1. 申请历史禁反言(Prosecution History Estoppel)

Actelion 在专利审查过程中曾将权利要求"缩限"——从更宽泛的范围收窄到 "pH 13 或更高"。CAFC 引用 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 规则:当申请人为获得授权而主动缩限权利要求时,对被放弃的范围即不得再以等同原则回收。Actelion 试图援引"修改与等同物之间仅具切线相关性"(tangential relation)的例外,但被法院以未充分举证为由驳回。

2. 公开-奉献规则(Disclosure-Dedication Rule)

这是本判决最值得中资药企警惕的部分。专利说明书中如果明确披露了某个替代方案(alternative embodiment),但权利要求并未将其纳入保护范围,则该替代方案被视为"奉献给公众",原告嗣后不得通过等同原则去"反向圈回"。Actelion 的说明书披露了 多个备选 pH 范围,但选择只将 "13 或更高" 写入独立权利要求;CAFC 因此认定剩余范围已被"奉献"。Actelion 辩称这些备选范围"并不互斥"——CAFC 回应:"不互斥"恰恰是规则适用的前提,而非例外

对中国企业的启示

启示一:数字限定不是"硬指标",必须为 PHOSITA 留下温度、压力、浓度等测量条件的明确说明。 凡涉及 pH、温度、粒径、纯度等连续型参数的医药、化工、半导体专利,应在说明书中明确"测量条件"——例如标准温度、特定仪器、采样位置。否则一旦进入诉讼,法院将求助于教科书与行业惯例,而结果可能完全偏离原告心中的"真实意图"。

启示二:审查阶段每一次修改都必须留档解释"修改原因"。 在 USPTO 与审查员的争辩、补充实验数据、特征限定的每一次窄化,都可能在十年后被诉讼对手用来阻断等同原则。建议中国药企在 USPTO 审查过程中保留 详尽的修改备忘录,标注修改理由是否仅"切线性"地涉及现有技术。

启示三:说明书中披露的"备选实施方案"必须同步进入权利要求。 公开-奉献规则的杀伤力在 Actelion 案中再次显现——披露而未保护,等于免费送给竞争对手。中资药企在撰写美国专利说明书时,应核对每个 可替代参数范围、不同晶型、不同剂型 是否已通过 独立权利要求或从属权利要求 覆盖。

启示四:ANDA 答辩中"工艺差异"可能成为反败为胜的关键。 Mylan 通过精确证明其本体溶液 pH 在标准温度下"远低于" 12.98,从根本上瓦解了字面侵权。中国仿制药企业在 Paragraph IV Notice 答辩中,应充分利用 工艺参数测量条件 来设计"绕开方案"——这是抗 Hatch-Waxman 诉讼最有力的盾牌。

启示五:先例性判决的连锁效应——本周等同原则连续两次受挫。 本案与 5 月 11 日的 Bissell, Inc. v. ITC(Nos. 2024-1509 & 2024-1709,固件改写绕开 ITC 排除令)共同释放信号:CAFC 在 2026 年对 DOE 持愈发严格的态度。中资企业在美国 IP 战略中应 同时考虑"字面规避 + 申请历史规避 + 公开-奉献规避"三层防御,而非单一依赖一种突破口。

案件展望

Actelion 仍可申请全院重审(en banc)或向最高法院申请调卷令(cert.),但鉴于判决理由建立在 稳固的内部+外部证据二元结构 之上,翻盘概率极低。对市场而言,本判决意味着 Veletri 仿制药竞争窗口将进一步打开,PAH 药物价格压力增大;对中国生物医药行业而言,本案的意义远超一桩 ANDA 诉讼——它是 CAFC 在"权利要求精确性"与"等同原则收紧"两条主线上的又一次明确发声。

本文由 格知律师事务所(Getech Law)整理评论。本所专注于美国知识产权、跨境医药/生命科学专利布局、Hatch-Waxman 与 ANDA 答辩、337 调查等业务。如需进一步咨询,可联系 info@getechlaw.com。

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